16 марта 2011

*Данный материал старше трёх лет. Вы можете уточнить у автора степень его актуальности.

Защита исключительных прав

Обеспечительные меры по судебным делам о защите исключительных прав.

Лабзин Максим Валерьевич
Партнер, руководитель офиса в Москве

Когда речь заходит об эффективности правосудия и мерах по ее обеспечению, то необходимо помнить о том, что этим вопросом затрагивается также и само существование права. Потому что там, где правосудие не обеспечивает пресечение незаконных действий в разумный срок, вряд ли можно говорить о том, что то или иное право действительно охраняется государством.

Одними из мер, которые повышают эффективность правосудия, являются предусмотренные в процессуальных кодексах обеспечительные меры.

Прежде чем перейти к конкретным примерам из интересующей нас категории судебных дел, было бы разумным сначала осветить общие условия применения судами обеспечительных мер.

Общие условия применения обеспечительных мер [1]

Согласно пункту 1 статьи 90 АПК РФ арбитражный суд, по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных АПК РФ, и иного лица, может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя.

Согласно пункту 2 этой статьи обеспечительные меры допускаются на любой стали арбитражного процесса, если неприятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Читайте далее в статье:

Встречное обеспечение >>>
Компетентный суд >>>
Судебная практика применения обеспечительных мер в делах о нарушении исключительных прав >>>

Таким образом, статья 90 АПК РФ позволяет определить обеспечительные меры как срочные временные меры, направленные на обеспечение исполнения возможного решения суда (меры по обеспечению иска) или защиту имущественных интересов заявителя, в том числе для предотвращения значительного ущерба.

В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния отношений (статус кво) между сторонами. Также меры могут быть направлены на обеспечение доказательств (ст. 72 АПК РФ), то есть их фиксацию в ситуации, когда участвующее в деле лицо имеет основание опасаться, что представление необходимых доказательств суду станет невозможным или затруднительным.

Все указанные обеспечительные меры могут применяться судом не только после принятия иска к рассмотрению, но и до его подачи. В последнем случае обеспечительные меры называются предварительными.

Предварительные обеспечительные меры направлены на обеспечение имущественных интересов до предъявления иска, который в случае их принятия должен быть подан не позднее, чем через 15 рабочих дней. Они должны соответствовать тем же условиям их применения, что и обеспечительные меры по уже рассматриваемому судебному делу.

В настоящее время имеется три документа, подготовленных Высшим Арбитражным Судом РФ, в которых разъясняются положения АПК РФ, посвященные обеспечительным мерам:

Постановление Пленума ВАС РФ №11 от 09.12.2002 г. «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации», а именно его пункт 13.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ №78 от 07.07.2004 г. «Обзор практики применения арбитражными судами предварительных обеспечительных мер» (далее - Информационное письмо ВАС РФ о предварительных обеспечительных мерах).
Постановление Пленума ВАС РФ №55 от 12.10.2010 г. «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» (далее - Постановление Пленума ВАС РФ об обеспечительных мерах).

Все содержащиеся в этих документах разъяснения тех условий, при которых арбитражные суды могут и должны применять обеспечительные меры, можно свести к следующим:

Обеспечительные меры должны быть непосредственно связаны с исковыми требованиями, быть им соразмерны и являться разумными, адекватными.
Оценка соразмерности производится судом с учетом соотносимости права и интереса, о защите которых просит заявитель, стоимости имущества, на которое он просит наложить арест, имущественных последствий запрещения совершения определенных действий, а также на основе иных критериев.
При решении вопроса о принятии обеспечительных мер суд должен обеспечить баланс интересов.
Обеспечительные меры применяются лишь в случае представления доказательств наличия имущественных требований [2].

Таким образом, АПК РФ и практика его применения, сформированная при участии ВАС РФ, наделяет суд большой свободой усмотрения в вопросе о том, имеются условия применения обеспечительных мер или нет.

Встречное обеспечение

Встречное обеспечение является гарантией возмещения убытков, причиняемых обеспечением иска, на тот случай, если в удовлетворении иска будет отказано. Встречное обеспечение представляется по инициативе заявителя или по требованию суда.

Из пункта 3 ст.93 АПК РФ следует, что в обеспечении иска не может быть отказано, если лицо, ходатайствующее об обеспечении иска, представило встречное обеспечение. Однако при этом в пункте 11 Информационного письма ВАС РФ о предварительных обеспечительных мерах указано, что предоставление встречного обеспечения автоматически все же не влечет за собой принятие таких мер, в том числе, когда доводы о возможности неисполнения будущего решения суда носят лишь предположительный характер и не подкреплены доказательствами.

Размер встречного обеспечения не может быть менее половины размера имущественных требований (п.1 ст.94 АПК РФ). Проблема, однако, состоит в том, что оценить размер некоторых требований невозможно. Например, невозможно точно рассчитать достаточный размер встречного обеспечения для требования об аресте контрафактных товаров, если неизвестно их количество и/или стоимость.

Вместе с тем, встречное обеспечение при предварительных обеспечительных мерах иногда имеет решающее значение, поскольку судьи прекрасно понимают: адресат таких мер, который несет убытки вследствие их принятия судом, помимо возможного отказа в удовлетворении иска подвергается еще и риску того, что иск вообще не будет подан.

Но в случае бесспорности ситуации или когда меры не способны причинить ущерб (например, в случае запрета совершать некоторые действия), встречное обеспечение может не потребоваться.

Формами встречного обеспечения могут быть следующие:

внесение денежных средств на депозитный счет суда (самая популярная и надежная);
банковская гарантия, т.е. платное обязательство кредитного учреждения уплатить кредитору обратившегося лица (ответчику по делу) денежную сумму по представлении письменного требования о ее уплате. Она должна быть безотзывной;
поручительство. Оно должно быть солидарным;
иное.

Возврат встречного обеспечения в случаях, когда иск был удовлетворен или убытки не были нанесены, осуществляется по письменному заявлению.

Компетентный суд

Разумеется, вопрос о применении обеспечительных мер решается судом любой инстанции, у которой на рассмотрении находится судебное дело.

Заявление может быть также направлено на обеспечение исполнения выносимого решения. Такое заявление, как правило, подается на последнем заседании суда.

А заявление о применении предварительных обеспечительных мер (т.е. когда иск еще не подан) может быть подано в арбитражный суд по месту нахождения заявителя (в том числе, когда необходимо принять их как можно быстрее) либо по месту нахождения денежных средств или иного имущества, в отношении которых заявитель ходатайствует о принятии обеспечительных мер, либо по месту нарушения прав. По месту нахождения ответчика подавать такое заявление нельзя.

При этом арбитражный суд вправе отказать в применении предварительных обеспечительных мер, если их осуществление иным компетентным судом будет более эффективным. При решении этого вопроса учитываются вид истребуемой меры, ее исполнимость в рамках компетенции данного суда, а также срочность вопроса.

Поэтому об аресте контрафактных товаров следует просить суд того региона, где они находятся (распространяются или хранятся), поскольку «В такой ситуации арбитражный суд имеет возможность получить доказательства распространения контрафактной продукции на региональном рынке» (п.3 Информационного письма ВАС РФ о предварительных обеспечительных мерах)

Сам иск подается затем в соответствии с общими правилами территориальной подсудности. При этом суд, принявший предварительные обеспечительные меры, необходимо уведомить о подаче иска, а суд, принявший иск, - об обеспечительных мерах, которые будут действовать далее как меры по обеспечению иска.

Судебная практика применения обеспечительных мер в делах о нарушении исключительных прав

Осмотр интернет-сайтов

Такие осмотры необходимы, когда содержание интернет-сайта поменялось уже после предъявления иска, а также могут быть использованы в целях экономии затрат на осмотр интернет-сайта нотариусом. При этом следует помнить, что, согласно абзацу второму статьи 102 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, нотариус не обеспечивает доказательств по делу, которое в момент обращения к нему заинтересованных лиц находится в производстве суда или административного органа.

На возможность обеспечения судом доказательств путем осмотра интернет-сайтов указано в пункте 17 Информационного письма ВАС РФ о предварительных обеспечительных мерах. С таким заявлением заявитель может обращаться в суд по месту своего нахождения.

К сожалению, ВАС РФ указал, что осмотр был поручен судебному приставу с участием специалиста. На практике это приводит к тому, что даже при имеющемся высоком уровне технического оснащения судов сами судьи уклоняются от фиксации содержания интернет-сайта и выдают исполнительный лист для направления его приставу-исполнителю, у которых обычно даже нет рабочего компьютера, подключенного к Интернету, а также опыта составления соответствующего протокола.

В связи с этим любопытным является судебное дело №А40-56/09-ПО-67, по которому суд по заявлению ФГУП «ВГТРК» в качестве предварительного обеспечения доказательств поручил судебному приставу-исполнителю осмотр сайта, содержащего множество видеозаписей спортивных игр, и их фиксацию на электронном носителе. Управление Федеральной службы судебных приставов и будущий ответчик безуспешно обжаловали такое определение суда соответственно в кассационном и надзорном порядке, но безуспешно (см. Определение об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ №ВАС-3103/10 от 29.03.2010 г.).

По судебному делу №А40-71018/10-143-605, которое я вёл, в осмотре сайта было отказано, в том числе с неправомерной ссылкой суда на возможности обеспечения доказательств нотариусом, на то, что в обязанности суда не входит фиксация доказательств, а также на нормы об обеспечении иска.

Напротив, по моему судебному делу №А40-114373/10-27-1001 было удовлетворено заявление об осмотре интернет-сайта, на котором появилась новость о еще одном случае нарушения права. Также имеется положительный опыт осмотра интернет-сайтов по еще двум различным делам, рассмотренным Арбитражным судом г. Москвы.

Приведенная судебная практика позволяет мне дать следующие рекомендации:

Если заявление подается по уже рассматриваемому судебному делу, то следует указывать суду, что после начала судебного дела нотариус не вправе обеспечивать доказательства.
Указывать, что суд, если он обладает техническими возможностями, сам может осмотреть и составить протокол.
Указывать, что речь идет об обеспечении доказательств, а не иска.
Указывать, что пошлиной такое заявление не облагается (п.11 Информационного письма ВАС РФ №117 от 13.03.2007 г. «Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3. Налогового кодекса РФ»).
Ссылаться на пункт 17 Информационного письма ВАС РФ о предварительных обеспечительных мерах.
Быть настойчивым и при необходимости подавать заявление повторно.
Если суд поручает осмотр приставу, а пристав проявляет бездействие, то это может использоваться заявителем для затяжки процесса. Например, при обжаловании бездействия пристава-исполнителя в суде рассмотрение дела о нарушении прав может быть приостановлено.

Запрет передавать доменное имя

Если во время рассмотрения судебного дела о нарушении исключительного права на каком-либо интернет-сайте его доменное имя будет передано другому лицу, то именно к нему необходимо будет обратить требование о пресечении противоправного использования охраняемого объекта. Соответственно, в таких ситуациях возникает необходимость менять ответчика, а после такой смены рассмотрение судебного дела начинается с самого начала.

Недобросовестный ответчик в целях затягивания судебного процесса может осуществлять такую передачу доменного имени аффилированным с ним лицам неограниченное количество раз. Кроме того, он может передать доменное имя какой-либо оффшорной компании, что не только повлечет значительное затягивание рассмотрения дела, но и огромные трудности с будущим исполнением решения суда.

Чтобы избежать этого, необходимо добиваться принятия обеспечительных мер в виде запрета регистратору доменных имен осуществлять передачу доменного имени. Но это не всегда удается.

По знаменитому делу «Лад-М» №А40-53937/08-51-526 суд отказал в требовании истца запретить ответчику и регистратору на время рассмотрения спора передавать права на доменные имена. Данное определение оставлено в силе постановлением апелляционного суда. При этом суд сделал весьма странную ссылку на то, что обеспечительная мера дублирует исковые требования. Однако, во-первых, из других судебных актов по делу такое дублирование не усматривается, во-вторых, на такое основание к отказу в принятии обеспечительных мер нет намека не только в АПК РФ, но и в указанных выше документах ВАС РФ, а в-третьих, подобное дублирование является обычным и избежать его во многих случаях просто невозможно. Например, такое «дублирование» имеется в самом часто встречающемся случае, когда истец требует наложить арест на денежные средства ответчика.

По моему делу №А40-71018/10-143-605 регистратору доменных имен было запрещено осуществлять передачу доменного имени. Но, вероятно, значительную роль сыграл тот факт, что во время рассмотрения дела владелец доменного имени уже один раз поменялся, вследствие чего пришлось менять ответчика.

Вышесказанное рождает рекомендацию при подготовке соответствующего заявления о принятии обеспечительных мер в виде запрета передачи доменного имени брать за основу процессуальный момент (возможная смена ответчика), а также указывать, что такие меры не способны причинить никаких убытков. Хотя сомнительно, что в ближайшем будущем суды на основании одних только опасений истца насчет передачи доменного имени будут принимать такие меры.

Осмотр места правонарушения, носителей, оборудования и истребование документов

Пункт 18 Информационного письма ВАС РФ о предварительных обеспечительных мерах дает судебным представителям возможность ссылаться на одобренный высшей судебной инстанцией важный прецедент. Как указано в этом пункте, арбитражный суд принял предварительные обеспечительные меры в виде осмотра персональных компьютеров, используемых в деятельности компьютерного клуба, закрепления доказательств путем распечатки диалоговых панелей, содержащих информацию о программах для ЭВМ, а также истребовал у компьютерного клуба копии документов, подтверждающих правомерность введения в гражданский оборот экземпляров используемых им программ для ЭВМ.

Представляется, что этот прецедент может быть распространен на любые дела о нарушении исключительных прав и на любые их объекты, если возникает необходимость обеспечить доказательства по фиксации фактов наличия в том или ином месте контрафактных изделий и экземпляров и по истребованию документов, изобличающих нарушителя.

Арест товаров и запрет совершать действия, предположительно нарушающие исключительное право

Пункт 2 статьи 1252 ГК РФ особо подчеркивает значимость таких обеспечительных мер по делам о нарушении исключительных прав:

«В порядке обеспечения иска по делам о нарушении исключительных прав к материальным носителям, оборудованию и материалам, в отношении которых выдвинуто предположение о нарушении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, могут быть приняты обеспечительные меры, установленные процессуальным законодательством, в том числе может быть наложен арест на материальные носители, оборудование и материалы».

Жаль, что эта норма не устанавливает для суда обязанность принимать такие меры при тех или иных конкретных условиях, поскольку они бывают особенно необходимы в делах о нарушении исключительных прав. Но отчаиваться не следует. История развития права показывает, что в тех случаях, когда принятие решения о защите того или иного законного интереса целиком зависит от собственного усмотрения правоприменителя или же когда предусмотренные в законе условия принятия таких решений неоправданно расплывчаты и неконкретны, то постепенно в обществе рождается настойчивое требование эту свободу усмотрения ограничить и закрепить конкретные условия, при которых необходимое решение будет приниматься. Нам следует этот день приближать, формируя судебную практику, пусть даже и не всегда положительную.

Пункт 3 Информационного письма ВАС РФ о предварительных обеспечительных мерах и пункт 31 Постановления Пленума ВАС РФ об обеспечительных мерах содержат такой пример, когда в аресте контрафактных товаров в качестве предварительного обеспечения иска было отказано. Однако, как следует их этих документов, отказ основан только на том, что заявитель неправильно выбрал суд. Поэтому на них можно ссылаться при обосновании своего заявления об аресте.

Есть и примеры, когда подобные обеспечительные меры были приняты.

Из определения судей ВАС РФ №9748/07 от 13.08.2007 г. об отказе в передаче дела на рассмотрение в Президиум ВАС РФ следует, что по этому делу суд обязал ответчика временно (до окончания рассмотрения дела по существу) приостановить реализацию алкогольной продукции, в оформлении которого используется товарный знак истца. Наверняка сыграла свою роль представленная истцом банковская гарантия на пять миллионов рублей.

По моему делу №А40-36/08-ПО-15 были приняты предварительные обеспечительные меры в виде запрета ответчику использовать обозначение, предположительно нарушающее исключительные права на товарный знак заявителя, на международной выставке при оформлении выставочного стенда.

А по делу №А40-97350/10-15-819 судами первой и апелляционной инстанций было отказано в наложении ареста на тираж предположительно контрафактных книг со ссылкой на то, что это предопределит исход спора. Отмечено также, что только субъективного опасения о невозможности или затруднительности исполнения судебного акта недостаточно и что суд не вправе ставить какую-либо сторону в преимущественное положение.

Представляется, что тем самым уважаемые судьи продемонстрировали непонимание того, в чем состоит баланс интересов спорящих сторон и где следует его искать.

Прежде всего, не удается понять, каким же образом временные меры по обеспечению иска, в том числе арест товаров, предопределяют исход спора. Подобный вывод противоречит самой сути обеспечительных мер. И если бы законодатель следовал такому соображению, то тогда, вопреки задаче обеспечить эффективность правосудия, соответствующие статьи об обеспечительных мерах в АПК РФ и ГПК РФ вообще никогда не появились бы. Ведь даже банальный арест денежных средств на счетах ответчика в силу тех же неясных соображений, которые продемонстрировали суды, становится вдруг предопределяющим исход спора.

Соответственно, и та защита своих интересов, которую получает истец в результате ареста предположительно контрафактных товаров, не является преимуществом в самом процессе разрешения судом спора и ни в чем не ущемляет процессуальных прав ответчика, никак не осложняет ему свою защиту и доказывание правомерности своих действий.

Кроме того, очевидно, что без ареста предположительно контрафактные экземпляры будут продаваться ответчиком во время рассмотрения спора, а потому после принятия решения об удовлетворении иска окажется невозможным изъять их из оборота и уничтожить. Кроме того, такая продажа продолжает причинять ущерб истцу, а одной из целей обеспечительных мер является предотвращение значительного ущерба заявителю.

Если же судьи имели в виду убытки (в том числе, упущенную выгоду), которые понесет ответчик в то время, пока спор по существу еще не разрешен и неправая сторона не названа, то баланс интересов здесь необходимо искать в определении разумного встречного обеспечения. И суд, как было сказано выше, вправе самостоятельно определить его. При этом размер такого обеспечения пусть даже окажется несколько завышенным. Ведь внесение на депозитный счет суда завышенной суммы встречного обеспечения, которую затем можно будет вернуть, - это, с одной стороны, есть полное удовлетворение законного интереса правого ответчика, который тем самым получил гарантии полного возмещения убытков, а с другой - значительно меньшее ущемление интересов истца, чем безусловный отказ в принятии обеспечительных мер.

Вышесказанное заставляет порекомендовать указывать в заявлениях о принятии обеспечительных мер не только на то, что в случае отказа в аресте товаров это сделает невозможным исполнение решения суда в части уничтожения всех контрафактных товаров, но и на возможность причинения значительного ущерба правообладателю, а также на необходимость обеспечить «статус кво» в отношениях, не допустив новых фактов нарушения прав (п.9 Постановления Пленума ВАС РФ об обеспечительных мерах). Следует также со ссылкой на пункт 2 статьи 1252 ГК РФ обращать внимание суда на особую важность обеспечительных мер в сфере интеллектуальной собственности.

Приостановление действия ненормативного правового акта (решения Роспатента)

Согласно пункту 28 Постановления Пленума ВАС РФ об обеспечительных мерах под этим видом обеспечительных мер понимается запрет исполнения действий, предусмотренных оспариваемым актом, решением.

По делу №А40-91768/10-26-793 заявитель, оспаривая решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны его товарного знака, просил о принятии обеспечительных мер в виде запрета Роспатенту регистрировать тождественные обозначения третьих лиц. Он опасался, что за время рассмотрения спора третье лицо по своей заявке получит регистрацию такого же обозначения. Суд, отказывая в принятии таких мер, неправомерно, на наш взгляд, сослался на то, что это предопределило бы исход спора. Вместе с тем, сам отказ представляется правомерным, поскольку в анализируемой ситуации не видится ни значительного ущерба заявителю, ни проблем с исполнением возможного решения суда, если им будет признано недействительным решение Роспатента, а значит, и сделанная на его основе запись в государственном реестре о прекращении правовой охраны.

То есть при положительном для заявителя исходе спора правовая охрана его товарного знака автоматически восстановится, а совершившуюся регистрацию товарного знака третьего лица он сможет без проблем признать недействительной в ходе административной процедуры в Роспатенте.

Запрет регистрационных действий

По делу №А40-124194/10-67-168 истец, являвшийся лицензиатом по договору о предоставлении исключительной лицензии, обратился в суд с иском о нарушении третьими лицами прав на товарный знак путем несанкционированного его использования. При этом он просил суд принять обеспечительные меры и запретить Роспатенту регистрировать досрочное расторжение правообладателем лицензионного договора в одностороннем порядке. Суд такой запрет вынес и тем самым, как представляется, ущемил право правообладателя расторгать в одностороннем порядке лицензионный договор по основаниям, предусмотренным в нем и в законодательстве. Кроме того, такие меры обеспечили не исполнение возможного судебного акта, не предотвращение значительного ущерба законным интересам истца, а неизменность его правового статуса на все время рассмотрения спора, что вряд ли может считаться соответствующим предназначению обеспечительных мер.

Статья опубликована в журнале "Патенты и лицензии", №3/2011
Сокращенная версия статьи опубликована в "Новой адвокатской газете", №20/2011

[1] В настоящей публикации затрагиваются только вопросы применения обеспечительных мер арбитражными судами, поскольку Верховный Суд РФ по данному вопросу никаких разъяснений не давал, а проанализировать судебную практику нижестоящих судов общей юрисдикции пока практически невозможно. ВАС РФ обеспечивает такую возможность. Почти все приведенные ниже судебные акты по конкретным делам можно найти по номеру дела в картотеке дел на интернет-сайте ВАС РФ.

[2] Из этого следует, в частности, что в делах о нарушении исключительных прав должны быть представлены доказательства наличия исключительного права (свидетельство, патент) и его нарушения, пусть и не исчерпывающие.

авторское право, интеллектуальная собственность, споры по интеллектуальной собственности