*Данный материал старше трёх лет. Вы можете уточнить у автора степень его актуальности.
ТОП-13 IP-споров 2020 года
Самые громкие судебные дела в сфере интеллектуальной собственности.
В обзоре дана оценка решениям, касающимся снижения размера компенсации, определенной истцом расчетным путем; нового истолкования п. 2 ст. 15 ГК РФ, интересным образом распределяющего бремя доказывания в пользу истца. Также проанализированы постановление, важное для всей практики регистрации товарных знаков, и вывод ВС РФ, продемонстрировавший подход, согласно которому общеизвестность товарного знака не зависит от известности потребителям наименования конкретного изготовителя. Высказаны предположения, как в дальнейшем будут влиять на практику судебные решения, связанные с взысканием убытков, причиненных нарушением патента, с оспариванием товарных знаков по любым основаниям к отказу в предоставлении охраны, с охраной скульптуры, квалификацией произведения в качестве служебного и др.
1. Дело о размере компенсации с запросом арбитражного суда в Конституционный Суд РФ о праве уменьшать ее сумму, определенную расчетным путем, с целью реализации принципов соразмерности и справедливости.
К лету 2020 года в арбитражных судах сложилась устойчивая судебная практика, согласно которой взыскиваемая с ответчика компенсация за нарушение исключительных прав, рассчитанная истцом по двойной стоимости контрафактных товаров или по двойной стоимости права использования соответствующего объекта интеллектуальной собственности, может быть судом уменьшена лишь при так называемой множественности нарушений (то есть когда ответчиком нарушены права сразу на несколько объектов), а кроме того, при наличии тех условий, что нарушение совершено впервые, не являлось существенной частью предпринимательской деятельности ответчика и не носило грубый характер.
Данное толкование норм материального права обосновывалось ссылками на Постановление Конституционного Суда РФ от 13 октября 2016 г. №28-П, а также на п. 21 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ №3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 12 июля 2017 г.
Если же ответчиком было нарушено исключительное право лишь на один объект, то, как полагали суды, компенсация снижению не подлежала, что в некоторых случаях вызывало чувство несправедливости от принятых судами решений.
Данная проблема правоприменения проявилась в деле Арбитражного суда Ростовской области №А53-13931/2019 по иску ЗАО «Корпорация «Мастернэт» и ЗАО «Зубр ОВК» к ИП Симакиной И.В., которая являлась инвалидом по зрению, допустила нарушение впервые путем продажи небольшого числа недорогих контрафактных товаров, не имела значительных доходов от своего бизнеса и одна содержала двух своих детей. Сумма компенсации, рассчитанная по двойной стоимости права использования товарных знаков (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ), составила общий доход ответчика от предпринимательской деятельности за 4 года.
При рассмотрении этого дела Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд направил в Конституционный Суд РФ запрос о проверке на соответствие Основному закону ряда положений ГК РФ, в результате чего появилось очень значимое для судебной практики Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июля 2020 г. №40-П, которое дало судам дополнительные возможности по снижению размера компенсации, определенной истцом расчетным путем.
Так, Конституционный Суд РФ указал, что сформулированные в предыдущем его Постановлении №28-П правовые позиции о справедливости и соразмерности компенсации как меры ответственности за нарушение самому нарушению имеют общий (универсальный) характер в том смысле, что должны учитываться не только при применении тех же самых норм ГК РФ, которые стали непосредственным предметом проверки Конституционного Суда РФ, но и в аналогичных ситуациях. Соответственно, и в случае взыскания за нарушение исключительного права на один-единственный товарный знак компенсации, определенной по правилам пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.
В то же время – с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности – размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака). Это в итоге произошло и в рассматриваемом деле №А53-13931/2019.
Можно ожидать, что в судебной практике данное постановление Конституционного Суда РФ будет распространено также на случаи расчета суммы компенсации по двойной стоимости контрафактных товаров (и, соответственно, будет приводить в некоторых случаях к снижению компенсации до однократной их стоимости даже при нарушении прав на один-единственный объект интеллектуальной собственности), а также, возможно, начнет применяться по отношению не только к индивидуальным предпринимателям, но и к юридическим лицам (что имело место и при применении Постановления №28-П).
2. Спор о распределении судебных расходов при частичном удовлетворении иска о взыскании компенсации (№А40-14914/2018).
Как известно, если иск удовлетворен частично, то судебные расходы распределяются пропорционально размеру удовлетворенных требований (ч. 1 ст. 110 АПК РФ), имея, конечно, в виду пропорцию к цене иска.
Но при взыскании компенсации за нарушения исключительных прав, когда ее сумма определяется по усмотрению суда, возникал следующий вопрос: когда размер удовлетворенных требований определяется по достаточно свободному усмотрению суда, то справедливо ли при частичном удовлетворении иска распределять расходы по основанной на таком решении пропорции от цены иска, и как быть, когда суд присуждает по своему усмотрению настолько низкую компенсацию, что при буквальном применении части 1 статьи 110 АПК РФ истец будет должен заплатить нарушителю исключительного права в счет возмещения судебных расходов гораздо больше, чем получит от него.
Именно последний случай возник в деле №А40-14914/2018, в котором истец просил суд взыскать с двух ответчиков солидарно компенсацию по его, суда, усмотрению, но называя при этом сумму 5 000 000 рублей, а суд присудил истцу лишь 100 000 рублей, то есть лишь 2% от запрошенной суммы.
При дальнейшем решении вопроса о возмещении судебных расходов на оплату услуг представителя суды фактически посчитали, что такой судебный акт в значительной части является судебным актом в пользу ответчиков, и удовлетворили требование одного из них о возмещении судебных расходов в размере 392 000 руб., вследствие чего истец, пострадавший от действий нарушителей исключительного права, должен был заплатить одному из них почти в четыре раза больше того, что суд с того взыскал за нарушение. И это не считая аналогичных требований второго ответчика, которые к тому моменту еще не были рассмотрены судом.
Коллегия судей Верховного Суда РФ с таким подходом не согласилась и в своем Определении от 26.02.2020 указала, что взыскание с правообладателя расходов на оплату услуг представителя ответчика в полном объеме ограничивает в подобных случаях возможность защиты интеллектуальной собственности и не только не обеспечит восстановления имущественной сферы истца, но и не будет способствовать достижению публично-правовой цели – стимулированию участников гражданского оборота к добросовестному, законопослушному поведению, исключающему получение собственных преимуществ в предпринимательской деятельности с помощью неправомерных методов и средств. «Сложившаяся в настоящем деле ситуация, выражающаяся в возложении лицо, чье право было нарушено, обязанности выплатить в пользу ответчика сумму, превышающую в несколько раз взысканную компенсацию за допущенное ими нарушение, не соответствует требованиям справедливости, равенства и соблюдения баланса прав и законных интересов сторон. Это привело к тому, что нарушенное исключительное право института не защищено, а задачи судопроизводства, перечисленные в статье 2 АПК РФ, не достигнуты», – указал Верховный Суд.
В итоге заявление ответчика о взыскании судебных расходов было направлено на новое рассмотрение, при котором, однако, суд первой инстанции вновь решил взыскать с истца сумму судебных расходов, в несколько раз превышающую сумму присужденной компенсации, – 150 000 руб. в пользу одного ответчика и столько же в пользу другого.
Таким образом, вопрос о пределах уменьшения размера судебных расходов в делах такого рода остался пока без окончательного уяснения, хотя Верховный Суд РФ ориентировал суды, по крайней мере, на то, чтобы снижать сумму понесенных ответчиками судебных расходов при ее переложении на истца (обладателя нарушенного исключительного права) гораздо смелее.
3. Дело ПАО СК «Росгосстрах» против ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» о признании недействительным лицензионного договора, о взыскании неосновательного обогащения в размере более 2,6 млрд руб. и выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере более 148 млн руб. (№А40-127011/2018).
Истец (ПАО СК «Росгосстрах») обратился с иском к ответчику, который ранее входил в группу компаний «Росгосстрах». Как указывал истец, несмотря на выход ответчика из этой группы в 2016 году, ему, по новому лицензионному договору за подписью бывшего недобросовестного директора истца, снова было предоставлено право использования товарных знаков за номинальное, нерыночное вознаграждение, на которое могут рассчитывать лишь участники группы. Причем из этого нового договора было удалено право истца расторгнуть такой договор в одностороннем порядке.
Истец требовал признать такой лицензионный договор недействительной сделкой, совершенной в ущерб интересам юридического лица (п. 2 ст. 174 ГК РФ), и взыскать как неосновательное обогащение (сбереженное рыночное лицензионное вознаграждение в размере 3,5% от выручки), так и компенсацию за бездоговорное (в случае признания сделки недействительной) использование товарных знаков в размере двойной стоимости обозначенных товарными знаками услуг (страховых продуктов).
Судебными актами первой и апелляционной инстанций ему в этом было отказано из-за того, что в действиях истца усматривается воля на сохранение сделки (так, он принимал платежи, не оспаривал договор, ответчик по договору с истцом продавал страховые продукты последнего), рыночный размер лицензионного вознаграждения не доказан (причем суды немотивированно отказали в назначении судебной экспертизы по этому вопросу), срок исковой давности пропущен.
Суд по интеллектуальным правам своим Постановлением от 06.09.2019 вышеуказанные акты отменил и направил дело на новое рассмотрение. Он указал, что суды не дали никакой оценки заслуживающему внимания доводу истца о том, что срок исковой давности должен исчисляться с момента назначения нового директора вместо того недобросовестного, который заключил оспариваемую сделку, а потому вывод о пропуске срока исковой давности недостаточно мотивирован. Указал он и на то, что в судебных актах нет оценки другим важным доводам истца (о недопустимости ссылаться на цену лицензионных договоров между участниками группы «Росгосстрах», о незаинтересованности бывшего директора истца в оспаривании сделки), а отказ суда в назначении судебной экспертизы на предмет установления рыночной стоимости размера лицензионного вознаграждения не соответствует принципам состязательности и равноправия сторон. При этом суд кассационной инстанции предписал нижестоящим судам выяснить вопрос о том, отражало ли исполнение лицензионного договора истинную волю юридического лица и осуществлялось ли одобрение сделки уполномоченными на это органами его управления.
Далее это судебное дело получило необычное продолжение, что и сделало его заметным событием 2020 года.
Сначала Определением Судебной коллегии Верховного Суда РФ от 10.12.2019 г. было отменено вышеуказанное Постановление Суда по интеллектуальным правам. Коллегия судей Верховного Суда посчитала, что при принятии этого Постановления суд кассационной инстанции вышел за пределы рассмотрения дела в кассации и пределы предоставленных ему полномочий. А именно, указал на необходимость повторного исследования доказательств, допустил возможность повторной оценки доводов истца, поставил его в более привилегированное положение.
Кроме того, коллегия судей подтвердила верность вывода судов первой и апелляционной инстанций о пропуске срока исковой давности, согласно которому его надлежит исчислять с даты заключения оспариваемого договора. Она указала, что исключение из этого правила установлено на случай сговора подписанта с другой стороной сделки, однако такие доказательства истец не представлял.
Но затем, что для судебной практики является экстраординарным событием, по представлению Председателя Верховного Суда РФ дело было рассмотрено Президиумом этого суда, который Постановлением от 17.06.2020 г. в целом поддержал позицию Суда по интеллектуальным правам.
Примечательно, что Президиум Верховного Суда РФ (неужели именно он должен это делать и почему этого не сделала предыдущая инстанция?) обнаружил-таки в материалах дела доводы истца о сговоре своего бывшего директора с директором лицензиата при подписании лицензионного договора, вследствие чего срок исковой давности должен исчисляться с даты вступления в должность нового директора. Кроме того, Президиум совершенно справедливо отметил (почаще бы в практике применялся такой подход), что отсутствие со стороны судов первой и апелляционной инстанций оценки доводов истца о наличии такого сговора нарушает требования процессуального закона об обоснованности и мотивированности судебных актов, что является существенным процессуальным нарушением. При этом Суд по интеллектуальным правам не устанавливал и не считал доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении либо были отвергнуты судами первой и апелляционной инстанций, не предрешал вопросы о достоверности или недостоверности доказательств, преимуществе одних доказательств перед другими, о том, какая норма материального права должна быть применена и какое решение должно быть принято при новом рассмотрении дела, а констатировал лишь нарушение принципов равноправия сторон и состязательности.
В результате дело все-таки было направлено на новое рассмотрение, которое пока еще далеко от завершения. Тем самым это дело, примечательное не только рекордной для этой категории дел ценой иска, но и единственным в рамках этой категории случаем передачи его на рассмотрение в Президиум Верховного Суда РФ, останется в информационной повестке и в 2021 году.
4. Долгое дело о взыскании убытков, причиненных незаконным использованием полезной модели (№А34-5796/2016).
Любое дело с перспективой взыскания убытков, причиненных нарушением патента, является редким случаем и знаковым событием. Рассматриваемое дело примечательно еще и тем, что направлено на третий круг его рассмотрения.
В суд обратилось общество «Квант» и, сославшись на незаконное использование предприятием «Сенсор» полезной модели «Дроссельная заслонка» по патенту истца на полезную модель, потребовало взыскать упущенную выгоду в размере примерно 3,5 млн руб. Такой упущенной выгодой истец в силу п. 2 ст. 15 ГК РФ считал доход (выручку), полученный ответчиком от продажи контрафактных изделий.
При рассмотрении дела на первом круге апелляционным судом и Судом по интеллектуальным правам была поддержана та позиция, что выручка ответчика от продажи контрафакта действительно является упущенной выгодой истца, – но именно потому, что, как установлено судами, истец после появления на рынке ответчика не смог продавать свои изделия, и тем самым выручка ответчика одновременно является неполученным доходом истца.
Однако в 2018 году Верховный Суд РФ эти судебные акты отменил и направил дело на новое рассмотрение, указывая на то, при предъявлении иска о возмещении упущенной выгоды истцу необходимо представить доказательства реальности получения дохода (наличия условий для извлечения дохода, проведения приготовлений, достижения договоренностей с контрагентами и пр.), а кроме того, необходимо установить и посчитать разумные затраты истца на это, чего сделано не было.
При новом рассмотрении дела в удовлетворении иска было отказано. Суды первой и апелляционной инстанций указали, что истцом не доказана возможность получения упущенной выгоды, поскольку не доказано, что договоры о поставке контрафактных изделий ответчиком были бы заключены именно с истцом в случае, если бы ответчик не нарушил его прав. Так, истец не участвовал в тех конкурсах по закупкам, в которых участвовал ответчик. Сам по себе доход (выручка) ответчика от продажи контрафакта упущенной выгодой истца, по мнению судов, считаться не должен.
В этой позиции мы отчетливо видим педалирование компенсационного характера гражданско-правовой ответственности, в силу чего суды оказались не готовы присуждать истцу деньги, заработанные ответчиком на своем нарушении, без убедительных доказательств того, что если бы не ответчик, то эти деньги были бы получены истцом. Как результат, абзац 2 пункта 2 статьи 15 ГК РФ толкуется на практике не буквально, а ограничительно.
Но своим Постановлением от 08.09.2020 Суд по интеллектуальным правам судебные акты отменил, а дело направил на новое рассмотрение. Примечательно, что в состав коллегии судей входил заместитель председателя этого суда.
В этом постановлении дано новое истолкование пункта 2 статьи 15 ГК РФ, которое интересным образом распределяет бремя доказывания в пользу истца. Так, суд указал, что установление факта нарушения исключительного права на полезную модель само по себе исключает возможность освобождения ответчика от мер имущественной ответственности, а отказ в удовлетворении имущественных требований является необоснованным ограничением правообладателя в судебной защите. Поэтому если возникновение убытков, возмещения которых требует истец, является обычным последствием допущенного ответчиком нарушения, то наличие причинной связи между нарушением и доказанными убытками предполагается.
Суд по интеллектуальным правам при этом отметил, что при нормальных условиях гражданского оборота (при соблюдении ответчиком исключительного права истца) правообладатель мог получить упущенную выгоду, даже не участвуя в закупках. Например, он мог поставить товар выигравшему торги лицу, которому это необходимо для последующего исполнения заключенного им договора, или заключить с ним лицензионный договор на предоставление права производства изделий и их последующего введения в гражданский оборот. Таким образом, ответчик, обязанный соблюдать законодательство, должен был изыскать правовые средства для получения продукции истца или прав на использование полезной модели и тем самым стать источником имущественной выгоды для последнего.
Таким образом, констатировал суд, нарушение исключительного права посредством вывода на рынок контрафактного товара естественным образом влечет для правообладателя снижение его доходов. Соответственно, возникновение у правообладателя упущенной выгоды в результате нарушения ответчиком исключительного права является обычным последствием и не требует доказывания.
Надеемся, этот прецедент приведет на практике к тому, что взыскивать убытки за нарушение патентных, да и иных интеллектуальных прав, станет легче.
5. Дело «Данон Россия» против «Савушкин продукт» об оформлении товара «Оптималь» (№А40-151039/2019).
В этом деле встретились два крупных производителя молочной продукции, чьи известные кисломолочные продукты «Активия» и «Оптималь» являются конкурирующими на российском рынке.
Компании Danone не понравился дизайн бутылочки «Оптималь», поскольку она посчитала его результатом переработки дизайна своей бутылочки «Активиа» (т.е. нарушением своих авторских прав). На этом основании компания предъявила иск с требованием о взыскании компенсации в размере 88,2 миллиона рублей.
Но ответчик является белорусской компанией и производил продукцию «Оптималь» в Белоруссии. Это обстоятельство для истца стало проблемой. Суды всех трех инстанций посчитали, что поскольку ответчик не имеет на территории России представительства или филиала, не реализует продукцию «Оптималь» со спорным дизайном на территории России самостоятельно, этот дизайн разработан на территории другого государства, то данный спор не подсуден российскому суду.
Примечательно, что суды также отклонили ссылки истца и на то, что ответчик является учредителем и участником российских юридических лиц, поскольку, как указал Суд по интеллектуальным правам в своем Постановлении от 15.09.2020, это «не подтверждает связи спорного правоотношения (переработки дизайна) с территорией России», а «для признания юрисдикции суда необходимо наличие доказательств связи филиала (представительства) иностранного лица со спорным правоотношением (например, с договором, деликтом)». Критерий подсудности «нахождение имущества на территории России» также не был применен.
Тем самым в данном деле сформированы интересные подходы к определению подсудности споров по искам к иностранному производителю о продаже на территории России предположительно контрафактных товаров.
6. Дело «Яндекса» против «Компании Афиша» о включении одного товарного знака в другой (№СИП-591/2020).
ООО «Яндекс» являлся правообладателем словесного товарного знака «Яндекс Афиша», охраняемого в отношении многочисленных товаров и услуг. ООО «Компания Афиша» (входит в группу компаний Rambler) посчитало, что регистрация такого товарного знака нарушает его права на более ранний товарный знак «афиша», поскольку эти товарные знаки сходны до степени смешения и зарегистрированы в отношении однородных товаров и услуг, что запрещено пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ, а кроме того, товарный знак «Компании Афиша» включен в товарный знак «Яндекса», что запрещено пунктом 10 статьи 1483 ГК РФ.
Роспатент при рассмотрении возражения «Компании Афиша» против предоставления правовой охраны товарному знаку «Яндекс Афиша» пришел к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки в целом не являются сходными до степени смешения, то есть достаточно различаются и не влекут путаницу в товарах и услугах, но в то же время оспариваемый товарный знак действительно включает в себя товарный знак «афиша», а потому его регистрация противоречит пункту 10 статьи 1483 ГК РФ. В результате предоставление правовой охраны товарного знака «Яндекс Афиша» было признано недействительным в отношении большинства товаров и услуг именно в силу пункта 10 статьи 1483 ГК РФ, но не в силу пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.
Надо отметить, что пункт 10 статьи 1483 ГК РФ действует с 1 октября 2014 года и достаточная практика по нему еще не накопилась. При этом есть два подхода к его толкованию.
Согласно первому из них, данная правовая норма, как и пункт 6 той же статьи, предназначена для избежания смешения в глазах потребителей товаров и услуг, маркированных похожими обозначениями, а потому, если угрозы смешения нет (а это и установил Роспатент), то и пункт 10 применению не подлежит. Иными словами, он описывает лишь частный случай, при котором возникает угроза смешения, полагая его достойным отдельного упоминания.
Согласно второму из них, пункт 10 статьи 1483 ГК РФ имеет самостоятельное значение и дополнительно защищает товарные знаки от любого их включения в чужие товарные знаки, даже если в результате такого включения угроза смешения (угроза возникновения неверного восприятия о принадлежности товарных знаков одному и тому же лицу) не возникает.
Необходимо отметить, что второй вариант толкования пункта 10 статьи 1483 ГК РФ ранее допустил и Верховный Суд РФ в Определении от 17.03.2020 по делу №СИП-102/2019, но именно допустил, ничего не предрешая, поскольку в том деле эта норма не являлась основанием для оспаривания регистрации товарного знака, а потому ее подробный анализ судами не проводился. Поэтому первым по данной проблеме следует считать именно рассматриваемое дело №СИП-591/2020.
Оно было возбуждено Судом по интеллектуальным правам по заявлению «Яндекса», который оспорил вынесенное Роспатентом решение. Заручившись заключением известного правоведа В.О. Калятина, «Яндекс» аргументированно указывал, что игнорирование критерия вероятности смешения приведет к абсурдной ситуации, когда будет невозможна регистрация двух товарных знаков, совместное существование которых хотя и не вводит потребителя в заблуждение, но содержит одинаковый элемент.
Отклоняя эту правовую позицию, Суд по интеллектуальным правам указал, что она лишает специальную норму пункта 10 статьи 1483 ГК РФ какого-либо самостоятельного значения. Тем самым суд, видимо, поставил во главу угла тот чисто формальный момент, что если бы законодатель хотел пресечь здесь угрозу смешения, то ему не нужно было бы вводить в статью отдельный пункт 10, а можно было бы довольствоваться пунктом 6 о недопустимости регистрации сходных до степени смешения товарных знаков или же изменением его редакции.
В то же время, анализируя точку зрения В.О. Калятина, суд весьма неожиданно ответил на нее тем, что вероятность смешения сравниваемых товарных знаков все же имеет правовое значение при применении пункта 10 статьи 1483 ГК РФ и что он, суд, такую вероятность в данном деле установил.
Однако в оспариваемом решении Роспатента при разрешении вопроса о применении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ содержится прямо противоположный вывод об отсутствии угрозы смешения, причем в этой части его решение никто не оспаривал.
Таким образом, по данному интересному делу, важному для всей практики регистрации товарных знаков, мы пока что видим противоречивое, на мой взгляд, решение суда первой инстанции, которое оставило решение Роспатента в силе, хотя при этом опровергло его обоснование в той части, в которой решение не оспаривалось.
Наверняка дело будет рассматриваться в вышестоящих судебных инстанциях, которые, надеемся, сформулируют более ясную правовую позицию относительно смысла пункта 10 статьи 1483 ГК РФ и условий его применения.
7. Дела о признании общеизвестными таких товарных знаков, правообладателей которых потребители не знают (дела №№СИП-1099/2019 и СИП-961/2019).
В тех спорах о правах на товарные знаки, в которых значение имеет степень известности конкретных обозначений (дела о признании их общеизвестными, о введении потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара и др.), Роспатент всегда был склонен придавать большое значение также и известности потребителям самого изготовителя товара: дескать, лишь тогда можно говорить об общеизвестности товарного знака или о введении потребителей в заблуждение его регистрацией на имя другого лица, нежели фактический изготовитель, когда этот реальный изготовитель (его наименование) потребителям известен.
С таким подходом сложно согласиться, поскольку экономическим предпосылкам и целям правовой охраны товарных знаков, духу и буквальному смыслу положениям международных соглашений и ГК РФ соответствует иная концепция — концепция единого источника происхождения товаров, то есть когда потребитель полагает, что маркированные определенным товарным знаком производятся неким одним производителем, и не важно, знает ли потребитель его наименование.
Отрадно наблюдать, что устаревший подход Роспатента уходит в прошлое, поскольку известность потребителям фигуры конкретного изготовителя (правообладателя) не является юридически значимым обстоятельством, не может быть обеспечена, а учет этого обстоятельства на практике не позволяет справедливо разрешать споры и ограничивает оборотоспособность прав на товарные знаки.
Так, рассматривая вопрос о признании общеизвестным товарного знака «ДОШИРАК», Роспатент, следуя своему традиционному подходу, констатировал хорошую известность лапши под этим названием, однако отказал в таком признании из-за того, что лишь незначительное число потребителей знает правообладателя этого товарного знака (корейскую компанию).
Такой же подход он продемонстрировал в деле о признании общеизвестным товарного знака «РОЛЛТОН».
Суд по интеллектуальным правам с таким подходом не согласился и, признавая эти товарные знаки общеизвестными, в своих решениях от 27.05.2020 г. по делу №СИП-1099/2019 и от 14.08.2020 по делу №СИП-961/2019 указал следующее:
«Общеизвестность товарного знака может определяться не только в отношении конкретного производителя, который может и не являться правообладателем товарных знаков (обозначений) и/или лицом, вводящим товар в гражданский оборот и обеспечивающим его доведение до потребителя, но в отношении лица, воспринимаемого в качестве источника происхождения товаров, маркированных заявляемым на регистрацию обозначением. При этом таким источником может быть как сам правообладатель используемого товарного знака и его лицензиаты или лицо, обращающееся за признанием используемого обозначения общеизвестным товарным знаком, так и иные лица, входящие в группу лиц с правообладателем, если потребители ассоциируют заявленное обозначение с одним из указанных лиц и могут полагать, что такие лица связаны между собой... По смыслу приведенных норм международного и национального права, а также подходов правоприменительной практики значение имеет ассоциирование заявленного обозначения с источником происхождения товаров, который не ограничивается заявителем-правообладателем, но в который последний входит, что Роспатентом не оспаривается».
Данные решения были оставлены в силе Постановлениями Президиума того же суда.
8. Дело о дублирующих товарных знаках (№СИП-819/2018).
В результате заключения сделки и подачи собственной заявки оказалось так, что одно и то же лицо стало правообладателем в отношении однородных товаров и услуг практически идентичных товарных знаков «ТРИ КЛЮЧА»: ониотличались только выполнением букв заглавными и строчными.
Решением Роспатента, принятым по возражению другого лица, регистрация более позднего из этих товарных знаков была признана недействительной как противоречащая общественным интересам (п. 3 ст. 1483 ГК РФ), поскольку противоречит природе исключительного права. Суд по интеллектуальным правам, куда это решение было обжаловано правообладателем, хотя и поддержал в целом такой подход (причем не первый раз), но отменил его частично — в той части товаров и услуг, которой подавшее возражение лицо не занимается, а потому не имеет, по мнению суда, законного интереса в оспаривании. В другой части товаров, производителем которых это лицо является, суд оставил решение Роспатента в силе.
С этим не согласился Верховный Суд РФ, который в своем определении от 11.11.2020 выразил следующую позицию.
Он повторил тот уже известный в практике довод, что действующее законодательство не предусматривает возможности признания на один и тот же тождественный товарный знак множества исключительных прав, поскольку это противоречило бы абсолютной природе исключительного права и повлекло бы за собой невозможность обособления товарного знака как объекта гражданских прав и исключительного права на него.
При этом понятие заинтересованности лица, оспаривающего предоставление правовой охраны товарному знаку по основанию противоречия общественным интересам, должно толковаться максимально широко, поскольку рассматриваемое основание оспаривания призвано защищать интересы общества, а не частный интерес конкретного лица, и запрещать необоснованную монополию на товарные знаки.
Следовательно, с учетом основания оспаривания предоставления правовой охраны данному конкретному товарному знаку, объем признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным не мог быть поставлен судами в зависимость от подтверждения лицом, подавшим возражение, личной (фактической) заинтересованности в отношении конкретных товаров и услуг.
В итоге регистрация «дублирующего» товарного знака была признана недействительной, и на практике отныне возобладает, вероятно, такой подход, что в случае любого противоречия товарного знака или его регистрации общественным интересам оспаривать ее может абсолютно любое лицо, а не только то, которое заинтересовано в этом в силу ведения соответствующего своего бизнеса.
Здесь возникает предположение, что такой же подход начнет применяться при оспаривании товарных знаков по вообще любым так называемым абсолютным основаниям к отказу в предоставлении охраны, поскольку они тоже связаны с правовой природой товарного знака как средства индивидуализации (отсутствие различительной способности, описательность, вошедших во всеобщее употребление, способных ввести в заблуждение и др.), но это вопрос для будущей судебной практики.
9. Дело по иску Российского авторского общества о взыскании вознаграждения в пользу неидентифицированных иностранных авторов, а значит, фактически, в свою пользу (№А60-308/2018).
РАО обратилось с иском, фактически, к кинотеатрам (ООО «Вектор-К» и ИП Елесин Е.П.) о взыскании в пользу авторов вознаграждения за использование музыкальных произведений в кинофильмах (при их публичном показе). При этом подавляющее большинство перечисленных в исковом заявлении кинофильмов были созданы в США, а это значит, что американские композиторы, в силу установленной национальным законом презумпции, не признаются авторами созданных музыкальных произведений и, соответственно, не наделяются правом на вознаграждение, предусмотренное пунктом 3 статьи 1263 ГК РФ. Более того, истец, предоставляя информацию об авторстве, ограничился лишь указанием имени композитора и названия фильма, не упоминая даже название произведения, не говоря уже об адресе автора.
Тем не менее суд первой инстанции иск о взыскании такого вознаграждения удовлетворил, не указывая при этом, какая именно сумма какому автору причитается.
Отменяя такое решение и отказывая в иске, апелляционный суд указал, что поскольку РАО в данном случае действует в защиту прав конкретных правообладателей (авторов музыкальных произведений), то эти правообладатели подлежали указанию в судебном акте в его резолютивной части в качестве тех, в чью пользу он принят (п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 №51), чего сделано не было. Более того, РАО неправомерно ограничилось указанием композитора в информации о фильме, что не является ни подтверждением принадлежности спорных авторских прав на музыкальное произведение, ни подтверждением нарушения таких прав ответчиком. Конкретные же лица, чьи права в данном случае нарушены, истцом не указаны, как и наименования музыкальных произведений, за защитой прав на которые обратился истец. При этом РАО применительно к каждому кинофильму указало лишь одного автора музыки, тогда как согласно имеющимся в деле сведениям в каждом кинофильме используются несколько музыкальных произведений, авторство которых принадлежит разным лицам, а значит, все они должны поровну поделить собранную с этого фильма сумму вознаграждения. Свое бремя доказывания того, что иностранные граждане остаются авторами музыкальных произведений, созданных для фильмов зарубежного производства, РАО также не выполнило.
Суд по интеллектуальным правам своим Постановлением от 31.07.2019 оставил апелляционное постановление в силе.
Однако в 2020 году данное дело было передано на рассмотрение в судебную коллегию Верховного Суда РФ, которая своим Определением от 08.07.2020 все судебные акты отменила и направила дело на новое рассмотрение.
Как видно из этого Определения, Верховный Суд РФ посчитал, что все проблемы установления и идентификации авторов и их привлечение к участию деле не могли (с учетом принятия иска к рассмотрению и с учетом наличия у кинотеатра обязанности платить вознаграждение) повлечь за собой отказ в удовлетворении иска, а должны быть устранены при новом рассмотрении дела. Тем самым РАО как бы получило второй шанс доказать и рассчитать то, что оно как процессуальный истец должно было доказать и рассчитать при предъявлении иска. По существу этот судебный акт трудно назвать актом в пользу РАО, так как он, по сути, подтверждает совершение судом первой инстанции, удовлетворившим иск, принципиальных правовых ошибок, а также невыполнение РАО своих процессуальных обязанностей. Вместе с тем второй шанс РАО получило, хотя правовые основания для предоставления ему такого шанса совершенно не ясны.
В итоге судам при новом рассмотрении предписано конкретизировать и идентифицировать правообладателей, известить их о рассмотрении дела, определить конкретные музыкальные произведения, использованные в продемонстрированных обществом кинофильмах, установив правовой режим музыкальных произведений и их охраноспособность, а также предложить РАО представить расчет вознаграждения, причитающегося автору каждого музыкального произведения, содержащегося в кинофильмах, учитывая, что право на получение вознаграждения принадлежит не только тем авторам, чьи музыкальные произведения специально созданы для этого аудиовизуального произведения, но и авторам, чьи музыкальные произведения существовали ранее и вошли составной частью в аудиовизуальное произведение.
Таким образом, мы видим актуальный для судебной практики акт Верховного Суда РФ по распространенной категории дел, в котором еще раз подчеркивается, что вознаграждение собирается не в пользу РАО и не для того, чтобы оно когда-нибудь, если получится, выплатило его авторам, а непосредственно в пользу этих авторов, которые должны быть идентифицированы и привлечены к участию в деле. Иное не соответствует принципам коллективного управления правами и влечет за собой неосновательное обогащение управляющих правами обществ.
Но, к сожалению, Верховным Судом РФ при этом не подтверждено, имеют ли право на вознаграждение композиторы-иностранцы, чья музыка включена в зарубежные фильмы, и право какой страны вообще применяется для решения этого вопроса. Он в своем определении лишь предписал нижестоящим судам в этом разобраться. Надеемся, они разберутся правильно.
10. Дело о памятниках (№А60-53343/2018).
2020 год запомнится многим IP-юристам еще одним скандальным делом с участием организации по коллективному управлению правами, тоже неожиданно пересмотренным Верховным Судом РФ.
В 2018 году Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО Издательский дом «Фест Хэнд» и просила взыскать в пользу скульптора Чусовитина П.П. компенсацию за нарушение его исключительного права на том основании, что в изданном ответчиком путеводителе размещена фотография созданного этим скульптором памятника основателям города Екатеринбурга В.Н.Татищеву и В.И. де Геннину.
Действительно, изготовление в двух измерениях экземпляров трехмерного произведения считается его воспроизведением и, соответственно, использованием. Однако объектом публикации в данном случае была не только скульптура, но и весь памятник в целом, а над ним также работали и архитекторы. Кроме того, согласно пункту 2 статьи 1276 ГК РФ допускается свободное использование в форме изображений произведений архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, расположенных в месте, открытом для свободного посещения или видных из этого места.
В этой связи в деле обозначились проблема соавторства и передачи права в управление Ассоциации лишь одним из соавторов, а также проблема квалификации спорного объекта — отнесения его к одному из видов произведений.
Своим решением суд первой инстанции соавторство не признал и посчитал скульптора единственным автором памятника. Также он указал на то, что памятник, который был основным объектом фотографии, не относится к произведениям архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, создан не в качестве их составной части, а потому вышеуказанное исключение на него не распространяется. В пользу скульптора была взыскана компенсация 10 000 руб.
Апелляционный же суд привлек к участию в деле архитекторов и стал рассматривать дело по правилам суда первой инстанции. При этом от ответчика поступил встречный иск о признании недействительной сделки скульптора по передаче прав в управление Ассоциации на том основании, что скульптор посредством этой сделки распорядился общим с другими соавторами (архитекторами) правом без их на то согласия. Суд с этой позицией согласился, признал архитекторов соавторами памятника, удовлетворил встречный иск и, соответственно, отказал в первоначальном как поданном неуполномоченным лицом.
Данный судебный акт был оставлен в силе Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2020.
Однако судьей Верховного Суда РФ данное дело было направлено на рассмотрение в коллегию по экономическим спорам. Удивительно при этом то, что в определении судьи от 24.11.2020 не указано, какие именно выводы судов в оспариваемых судебных актах вызывают сомнения. Приведены лишь доводы кассатора с указанием на то, что они заслуживают внимания.
15 декабря 2020 г. Верховный Суд РФ решил судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение. Можно предположить, что в итоговом Определении коллегии судей и в дальнейших судебных актах по делу мы увидим интересную правовую позицию об охране скульптуры как самостоятельной части памятника в целом.
11. Дело о юридическом значении депонирования произведения (№А40-46622/2019).
До сих пор в судебной и вообще в юридической практике существовало неоднозначное понимание последствий депонирования произведений в какое-либо авторское общество, а также последствий заверения времени его предъявления нотариусу, заверения подписи автора на экземпляре. Возникает ли в таком случае презумпция авторства, если эти действия совершает автор с указанием себя как автора на экземпляре депонируемого произведения?
Ранее в большинстве случаев возникновение такой презумпции признавалось судами, и документы о депонировании, а равно нотариальные документы о заверении, к примеру, подписи автора или времени предъявления произведения нотариусу считались достаточными для того, чтобы считать лицо автором, поскольку оно на этих экземплярах произведения указывалось как автор.
Но в Определении от 17.09.2020 по делу №А40-46622/2019 Верховный Суд РФ такого значения свидетельства о депонировании не признал, а указал, что факт депонирования произведений подтверждает лишь существование объектов авторского права на момент депонирования, но само по себе не подтверждает право авторства.
Такую позицию Верховного Суда нельзя понять иначе, чем сформулированный вывод о том, что на основании депонирования презумпция авторства не возникает, даже несмотря на то, что при таком депонировании представляется экземпляр произведения с указанием имени автора. Тем самым мы видим ограничительное толкование статьи 1257 ГК РФ и существенное сокращение оснований возникновения презумпции: задепонированный (как, видимо, и нотариально заверенный) экземпляр произведения не является тем экземпляром, указание имени автора на котором рождает названную презумпцию. И этот подход, если он получит закрепление в судебной практике в качестве применимого ко всем делам, вне зависимости от наличия или отсутствия в них доказательств авторства другого лица (а в данном деле были такие доказательства), действительно является новым и меняет представления о том, как нужно фиксировать и доказывать свое авторство.
Полагаю, Верховный Суд РФ при формировании такого подхода учитывал то, что в рамках процедуры депонирования можно, не опасаясь каких-либо последствий, назвать себя автором любого чужого произведения. Именно поэтому мы видим в тексте определения суда ссылку на такое возможное доказательство авторства, как публикации, которые могут повлечь за собой обвинения в плагиате, и отрицание в этом качестве депонирования, которое остается неизвестным для третьих лиц.
Еще одним интересным разъяснением в этом определении Верховного Суда РФ является указание на то, что вопрос об авторстве произведения может быть рассмотрен арбитражным судом в составе вопроса о наличии у истца права на иск. Ранее в пункте 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 было указано, что споры о том, кто является автором результата интеллектуальной деятельности, кроме случаев специальной подсудности дел Суду по интеллектуальным правам (споры об авторстве объектов патентных прав и секретов производства), рассматриваются судами общей юрисдикции. Совместить эти две позиции (позицию коллегии судей и позицию Пленума) затруднительно, они кажутся взаимоисключающими.
12. Дело о критериях отнесения произведения творчества к служебным (№А40-256611/2017).
В данном деле, которое рассматривается уже четвертый год и Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2020. отправлено на третий круг рассмотрения, решался важнейший для судебной практики вопрос о том, при каких условиях произведение автора является служебным и «принадлежит» (имеется в виду исключительное право) работодателю.
Как известно, в силу положений статей 1295 ГК РФ служебным произведением творчества признается такое произведение науки, литературы или искусства, которое создано работником (автором) в пределах исполнения своих трудовых обязанностей. При этом необходимо, чтобы создание произведения, творческая деятельность были трудовыми обязанностями работника (автора).
В рассматриваемом деле автор занимал должность арт-директора, но ясности относительно существования трудовой обязанности по созданию соответствующих спорных произведений не было.
В такой ситуации Суд по интеллектуальным правам указал, что при решении вопроса о том, является ли созданный работником объект интеллектуальных прав служебным, во внимание может быть принят целый ряд обстоятельств, помимо собственно пределов трудовых обязанностей, в частности:
- соотношение деятельности, осуществляемой работодателем со сферой, в которой создан соответствующий объект;
- место выполнения работ по созданию охраноспособных объектов;
- источник оборудования и средств, используемых для их создания;
- возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан охраноспособный объект;
- цель создания охраноспособного объекта;
- последующее поведение работника и работодателя;
- составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке объектов в порядке исполнения трудовых обязанностей.
Того обстоятельства, что разработка и создание произведений не содержались в должностной инструкции, а конкретные служебные задания не оформлены, недостаточно для отрицания служебного характера произведения. Необходимо исследовать обстоятельства и доказательства в совокупности.
Тем самым суд отошел от формального подхода к квалификации произведения в качестве служебного и, думается, такой подход будет закреплен в судебной практике как арбитражных судов, так и судов общей юрисдикции.
13. Дело о размере вознаграждения работника за создание им и использование работодателем служебных изобретения и полезной модели.
А.В. Кукин обратился в суд с иском к ООО «НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике» о выплате ему как работнику и автору служебного изобретения и полезной модели соответствующего вознаграждения, предусмотренного пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ.
В удовлетворении иска судами было отказано на том основании, что, согласно трудовому договору, вознаграждение автора было учтено при определении уровня заработной платы.
Действительно, ГК РФ не содержит указаний на то, каким образом работник и работодатель должны согласовывать размер вышеуказанного вознаграждения, из-за чего на практике считалось достаточным договориться, например, о том, что дополнительно к заработной плате работнику на создание им и использование работодателем служебных результатов интеллектуальной деятельности ничего не выплачивается.
В данном деле Верховный Суд РФ (Определение ВС РФ от 5 июня 2020 г. №78-КГ20-1, дело №2-5974/2018), отменяя решение суда об отказе в удовлетворении иска, указал, что вышеуказанная фраза трудового договора не указывает на конкретный размер такого вознаграждения, условия и порядок его выплаты, а потому не может считаться соглашением, предусмотренным пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ. Дело было направлено на новое рассмотрение.
Как представляется, судебная практика находится на пути признания того, что предусмотренное ГК РФ вознаграждение за служебные объекты интеллектуальной собственности должно быть отдельным, дополнительным к заработной плате и не может входить в ее состав. Пока же мы имеем дело с тем закрепленным Верховным Судом РФ выводом, что такое вознаграждение не может быть неопределенным по своему размеру и порядку выплаты.
Источник: обзор Максима Лабзина, INTELLECT, в «Адвокатской газете» (№1 (330) / 2021)
Статьи экспертов юридической фирмы INTELLECT >>
Похожие материалы
