Нарушены права на товарный знак: что делать
Как быть, если товарный знак компании незаконно использовали: алгоритм защиты.
Права на товарные знаки нарушаются с каждым годом всё чаще и чаще. Соответственно, растет и число споров, с такими нарушениями связанных: если в 2019 году суды первой инстанции рассмотрели 6 921 дело о защите прав на товарные знаки, то в 2020-м – уже 10 492 дела, а в 2021-м – 11 926. Судебной практикой выработан определенный подход, и если правообладатель будет его придерживаться, то шансы на успешное рассмотрение дела увеличатся. Об этом свидетельствует и количество исков, удовлетворенных судом первой инстанции в 2021 году: из 11 926 рассмотренных требований удовлетворено 9 566, то есть более 80%.
Действующим законодательством установлена монополия правообладателя на использование и распоряжение товарным знаком: никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).
Нарушение исключительных прав на товарный знак может выражаться в таких действиях третьих лиц, как, например, изготовление товаров / оказание услуг и дальнейшая их реализация под чужим товарным знаком, импорт товаров на территорию Российской Федерации без получения согласия правообладателя, использование чужого товарного знака в рекламе и т.п.
Чтобы действия по использованию товарного знака третьими лицами были признаны нарушением исключительных прав правообладателя, необходимо соблюдение в совокупности следующих условий:
- правообладатель не давал согласия на использование обозначения, сходного с его товарным знаком;
- товары (услуги), обозначаемые товарными знаками правообладателя и третьего лица, тождественны или однородны;
- сходство товарного знака правообладателя и третьего лица до степени смешения.
Чтобы защитить нарушенные права, нужно придерживаться определенного порядка действий.
Сбор доказательств
Доказательства, подтверждающие позицию правообладателя, будут уместны как при судебной защите нарушенных прав на товарный знак, так и при административной защите, если правообладатель решит обратиться в административный орган – например, в Федеральную антимонопольную службу.
Сбор доказательств следует начинать до момента предъявления требования к третьему лицу о прекращении нарушения исключительных прав, поскольку получив такое требование, нарушитель поспешит избавиться от компрометирующей его информации.
Объем и перечень допустимых доказательств не ограничен. Согласно п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 года №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление №10), при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (ст. 55 ГПК РФ, ст. 64 АПК РФ). Поэтому суд вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием Интернета (ст. 55 и 60 ГПК РФ, ст. 64 и 68 АПК РФ).
Таким образом, доказательства могут быть любыми. Главное, чтобы они были получены законным путем.
К доказательствам можно отнести:
- образцы контрафактных товаров, полученные при контрольной закупке (в качестве надлежащего доказательства принимается видеозапись, на которой видно момент и место приобретения контрафактного товара);
- товарные чеки контрольной закупки;
- свидетельские показания очевидцев;
- рекламу;
- таможенные декларации;
- фотографии точек сбыта, вывесок;
- скриншоты страниц интернет-сайта, групп в соцсетях, страниц на маркетплейсах и т.п.
Отдельно остановимся на двух доказательствах: скриншотах и аудио-видеосъемке контрольной закупки контрафактного товара.
Скриншоты. На скриншоте должен быть отображен адрес интернет-страницы, а также указано точное время его получения. Важно, чтобы такой документ был заверен участником спора. Такие правила устанавливает п. 55 Постановления №10. Кроме того, приветствуется представление в качестве доказательства протокола осмотра интернет-страницы нотариусом. Это позволит пресечь попытки второй стороны сослаться на редактирование скриншотов представившим их лицом. Впрочем, суды принимают скриншоты и без нотариального заверения.
Пример из практики. Суд не принял довод ответчика о том, что скриншоты без нотариального заверения являются недопустимым доказательством, сославшись на то, что обязательная форма нотариального заверения страницы скриншота в целях придания ему доказательственной силы законодательно не закреплена (Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2020 года №04АП-3797/2020 по делу №А58-11/2020).
Скриншоты помогают в тех случаях, когда к моменту рассмотрения дела будет удалена нарушающая права правообладателя информация либо будет отключен интернет-ресурс, на котором эта информация размещалась. Однако если этого не произошло, в случаях, не терпящих отлагательства, суд вправе произвести осмотр информации, размещенной на определенном ресурсе в Интернете, в режиме реального времени.
В целях получения информации о нарушении прав на товарный знак, правообладатель также может воспользоваться данными интернет-архивов («Waybackmachine» и archive.org), с помощью которых можно установить период нарушения (см. Постановления Суда по интеллектуальным правам от 15 мая 2020 г. №С01-366/2020 по делу №А40-51534/2019, от 17 ноября 2021 г. №С01-1862/2021 по делу №А11-10288/2019, Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2020 г. по делу №СИП-813/2019).
Аудио- и видеозапись контрольной закупки. Чтобы аудио- или видеозапись была признана допустимым доказательством, не нужно получать согласие того лица, в отношении которого она производится, поскольку информация о распространении контрафактной продукции не является информацией о частной жизни гражданина и не составляет личную или семейную тайну (п. 55 Постановления №10).
Чтобы видеозапись признали объективным доказательством, необходимо зафиксировать весь процесс приобретения товара, расчета и выдачи чека. Об этом свидетельствует судебная практика (см., например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 мая 2022 года №С01-717/2022 по делу №А78-8724/2021). Процесс съемки следует начинать с момента входа покупателя в торговую точку: видеозапись должна содержать вывеску, стенд или иное публичное указание наименования продавца. Кроме того, видеозапись в совокупности с другими доказательствами должна подтверждать:
- принадлежность торговой точки нарушителю прав на товарный знак,
- выдачу товара продавцом, а также
- факт предложения к продаже спорного товара (см., например, Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 июля 2022 года №11АП-7515/22 по делу №А65-1495/2022).
При этом последовательность видеоряда не должна быть нарушена (Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 июля 2021 года №13АП-19804/21 по делу №А56-62973/2020).
Видеозапись процесса закупки контрафактного товара может представляться вместе с иными доказательствами – например, товарным и/или кассовым чеком. Как правило, товарный чек содержит информацию о продавце и приобретаемом товаре, в том числе о его цене. Однако если продавец-нарушитель отказался выдать чек или в чеке нет полной информации о продавце и/или товаре, то суд, скорее всего, откажет истцу в удовлетворении требований, сославшись на недоказанность факта покупки спорного товара именно у ответчика. А вот если с чеком представлена видеозапись процесса покупки, подтверждающая, что спорный товар продал именно нарушитель прав правообладателя, то недочеты чека или его отсутствие не будут приниматься судом во внимание.
Примеры из практики. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, который отказал правообладателю в защите прав со ссылкой на то, что факт реализации ответчиком спорного товара не доказан, поскольку терминальный чек не содержит сведений о продавце, а видеозапись не устранила возникшие сомнения. Апелляционный суд подчеркнул: «Из материалов дела следует, что при приобретении контрафактного товара (игрушка) и осуществлении расчетов в безналичном порядке продавец не выдал покупателю ни чека ККМ, ни товарного чека. В распоряжении покупателя остался лишь терминальный чек. При этом при реализации иного товара за наличный расчет покупателю за 3 минуты до реализации контрафактного товара выдан кассовый чек на сумму 8 рублей. <...> Таким образом, из видеозаписи процесса покупки спорного товара следует, что покупателем был приобретен иной товар (приправу), за который осуществлена оплата наличными средствами для получения кассового чека с реквизитами продавца, а в последующем тем же покупателем приобретен спорный товар, однако в терминальном чеке отсутствовали необходимые реквизиты» (Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 июля 2021 г. №13АП-19804/21 по делу №А56-62973/2020).
В другом деле при схожих обстоятельствах апелляционный суд удовлетворил требования истца, сделав следующий вывод: «Если у покупателя отсутствуют документы, которые подтверждают факт заключения им договора розничной купли-продажи, то это не лишает его возможности использовать свидетельские показания или иные доказательства в обоснование факта заключения договора розничной купли-продажи» (Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 декабря 2021 года №20АП-6871/21 по делу №А23-9566/2020). Иным доказательством выступила именно видеозапись, на которой надлежащим образом был запечатлен процесс покупки контрафактного товара у конкретного продавца-нарушителя.
Стоит обратить внимание на проблему доказывания продажи контрафактного товара вне торговой точки, когда товар приходит в службу доставки в закрытой коробке, а чек при его получении не выдается. В данном случае у суда могут возникнуть сомнения в том, что конкретный экземпляр товара, представленный в суд, был отправлен именно ответчиком. Особенно если последний будет утверждать, что он передал в службу доставки совсем другой товар, а истец его просто подменил.
В этом случае тоже можно прибегнуть к помощи нотариуса, который будет присутствовать при получении спорного товара из службы доставки, зафиксирует процесс его получения, а затем, в рамках того же нотариального действия, зафиксирует процесс вскрытия коробки и её содержимое. Тем самым будет подтверждено, что по соответствующей квитанции или QR-коду в конкретном офисе службы доставки была получена коробка с соответствующим содержимым, а значит, истец представил суду товар, полученный им от ответчика.
Но не стоит раньше времени лишать ответчика надежды на то, что его ложь сработает. Пусть он успеет заявить о том, что посредством этого отправления передал другой товар, и даже принесет его в суд. Нотариальный протокол, представленный в ответ на эту ложь, создаст у судьи правильное впечатление о сторонах.
Помимо доказательств нарушения прав, правообладателю понадобится в суде документ, подтверждающий наличие у него исключительных прав, – Свидетельство на товарный знак.
Направление претензии
Согласно п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ, соблюдение претензионного порядка обязательно в том случае, если:
- правообладатель и нарушитель исключительного права на товарный знак являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде,
- правообладатель предъявил иск о возмещении убытков или выплате компенсации.
Соблюдать досудебный порядок урегулирования спора не требуется, если истцом и/или ответчиком является физическое лицо и спор неподведомственен арбитражному суду, а также в случае предъявления требований:
- о признании права,
- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения,
- об изъятии и уничтожении материального носителя,
- о публикации решения суда.
Таким образом, претензионный порядок при защите прав на товарный знак предусмотрен только при предъявлении юрлицом/ИП денежного требования к юрлицу/ИП.
В досудебной претензии следует отразить:
- Фактические обстоятельства нарушения. Если нарушение заключается в продаже контрафактных товаров под товарным знаком правообладателя, нужно описать, где, когда, в каком месте и при каких обстоятельствах нарушение было установлено. Если товарный знак незаконно размещен на сайте нарушителя, то в претензии стоит указать, на каком сайте и когда было зафиксировано нарушение прав.
- Само требование в том виде, в котором оно будет предъявлено в суд, – либо о возмещении убытков, либо о взыскании компенсации. Если правообладатель предъявляет требование о возмещении убытков, их размер должен быть подсчитан (расчет необходимо приложить к претензии) и документально подтвержден.
Законодательством не предусмотрена обязанность прикладывать к претензии документы и иные доказательства в обоснование требований. Однако в надежде на досудебное урегулирование спора и получение ответа от нарушителя приложить копии доказательств все-таки стоит.
Претензию необходимо направить нарушителю почтой либо предъявить уполномоченному на получение лицу, который на втором экземпляре претензии должен поставить отметку о получении.
Требования могут быть переданы в арбитражный суд по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии (п. 5 ст. 4 АПК РФ). Таким образом, по истечении 30 дней с момента направления претензии правообладатель вправе обратиться в суд с исковым заявлением, независимо от того, получил ли нарушитель претензию и представил ли ответ на нее.
Заявление исковых требований
В количестве предъявляемых требований истец не ограничен. Как правило, правообладатель заявляет сразу несколько требований – например, нематериальное требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, и материальное – о взыскании компенсации.
Однако правообладатель не вправе заявить сразу два материальных требования – о возмещении убытков и о взыскании компенсации, поскольку п. 4 ст. 1515 ГК РФ установлено право предъявлять только одно из этих требований по усмотрению правообладателя. Это условие также разъяснено в п. 59 Постановления №10.
Таким образом, возмещение убытков и взыскание компенсации – два самостоятельных и независимых друг от друга способа защиты. В каждом конкретном случае правообладателю необходимо определить, какой из них будет для него наиболее благоприятен.
Возмещение убытков. Предъявляя требование о возмещении убытков, правообладатель должен руководствоваться общими положениями об убытках, установленными ст. 15 ГК РФ: необходимо доказать противоправность поведения нарушителя, его вину, факт и размер причиненного ущерба, а также причинно-следственную связь между противоправным поведением нарушителя и причиненным правообладателю ущербом.
Формой выражения убытков в большинстве случаев является упущенная выгода, поскольку лицо, нарушившее исключительные права правообладателя, получает доход от использования товарного знака в своей предпринимательской деятельности, а также экономит на выплатах правообладателю, которые возникли бы при получении разрешения на использование товарного знака. Реальный ущерб на стороне правообладателя также возможен – например, расходы, связанные с восстановлением репутационных потерь и нарушенного права.
Существенным недостатком такого способа защиты является отсутствие законодательно закрепленной методики расчета убытков, что затрудняет процесс их доказывания и увеличивает вероятность снижения их размера.
Взыскание компенсации выглядит более эффективным способом защиты исключительных прав правообладателя на товарный знак. Во-первых, потому, что правообладатель освобожден от обязанности доказывать факт и размер убытков, в связи с чем взыскание компенсации возможно и при их отсутствии. А во-вторых, потому, что гражданским законодательством предусмотрены методики ее расчета. В случае нарушения исключительных прав правообладателя на товарный знак такие методики закреплены в ст. 1515 ГК РФ.
Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения (п. 59 Постановления №10). Суд не вправе по своей инициативе изменять способ расчета суммы компенсации, однако может уменьшить ее размер, если требование о взыскании компенсации не определено в соответствии с конкретной формулой. Учитывая диапазон размера компенсации от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, имеется риск принятия судом необоснованных и немотивированных решений. Вместе с тем наличие конкретной методики расчета упрощает рассмотрение подобного спора.
Помимо возмещения убытков и взыскания компенсации правообладатель вправе требовать:
- признания права;
- пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
- изъятия и уничтожения материального носителя, признанного контрафактным, а также средств, главным образом используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав, если законом не предусмотрено их обращение в доход государства;
- публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя;
- признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в случае его тождественности или сходства до степени смешения, в результате которых могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты.
Абстрактные требования. Отдельно стоит обратить внимание на недопустимость абстрактных требований об общем запрете использования товарного знака. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если он уже продан ответчиком (абз. 3 п. 57 Постановления №10). Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в Интернете) также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ). То есть правообладатель не может просить суд всецело и навсегда ограничить ответчику возможность использования своего товарного знака. Удовлетворение подобного абстрактного требования привело бы к тому, что ответчик не мог бы использовать товарный знак правообладателя в будущем ни при каких условиях, даже в случае заключения с правообладателем соглашения об использовании или покупки товарного знака, либо в случае исчерпания его правовой охраны.
Данную позицию подтвердил Верховный Суд РФ, указав, что требования истца о запрете ответчикам использования товарных знаков, а также сходных с ними до степени смешения иных обозначений в гражданском обороте на территории Российской Федерации, в том числе в качестве элемента фирменного наименования, на любых поверхностях, в том числе в Интернете, в отношении всех услуг 35, 38 и 39 классов МКТУ, являются абстрактным общим запретом использования товарных знаков (Определение ВС РФ №306-ЭС22-7838 от 29.07.2022 по делу №А65-20389/2020).
Также стоит отметить, что требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Иными словами, если ответчик уже продал всю партию контрафактного товара и отсутствуют доказательства продолжения его деятельности по продаже контрафакта, то требование истца о запрете ответчику использовать товарный знак, нанесенный на такую продукцию, не будет удовлетворено, поскольку ответчик его больше не использует.
Однако ответчик может ввести суд и правообладателя в заблуждение и не прекращать продавать контрафактный товар. Чтобы пресечь такое поведение, правообладателю целесообразно еще на стадии сбора доказательств получить сведения о длящемся характере нарушения его прав. Для этого правообладатель может провести не одну закупку контрафакта с видеофиксацией, а несколько в течение определенного периода времени. Важно не скупать весь контрафакт разово, поскольку суд может посчитать такую продажу за единичный факт нарушения. Доказательство длящегося характера нарушения права повысит шансы на удовлетворение требования о запрете ответчику использовать товарный знак правообладателя.
Пример из практики. Суд отклонил доводы ответчика о том, что судебные акты в части запрета использования на интернет-сайтах товарного знака, правообладателем которого является истец, свидетельствуют об удовлетворении абстрактных требований и являются неисполнимыми, поскольку ответчик в ходе рассмотрения дела в судах первой и апелляционной инстанций не представил доказательства удаления интернет-страниц, указанных истцом в протоколах осмотра (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2020 по делу №А76-16021/2018). То есть ответчик не выполнил добровольно требования об удалении спорного обозначения с тех ресурсов, в отношении которых истцом доказан факт незаконного использования, в связи с чем незаконное использование товарного знака истца на интернет-сайтах было запрещено. В этом деле истец также заявлял требование о запрете использования товарного знака в контекстной рекламе, однако суд отклонил это требование как абстрактное, поскольку истец не доказал использование ответчиком товарного знака таким способом.
Таким образом, законным будет являться требование правообладателя, в котором он просит пресечь действия ответчика, создающие угрозу продолжения нарушения. В свою очередь требование об общем запрете конкретному лицу в будущем использовать результат интеллектуальной деятельности не может быть удовлетворено, поскольку закон устанавливает непосредственный запрет такого использования.
***
Чтобы получить судебную защиту нарушенного права на товарный знак и восстановить его, правообладателю необходимо основательно подготовиться к судебному разбирательству: собрать достаточное количество относимых и объективных доказательств, соблюсти все досудебные процедуры и верно сформулировать исковые требования. Вместе с тем исход дела также зависит и от представителя, который защищает интересы правообладателя в суде, от его грамотности и профессионализма. При этом не стоит забывать, что суд при принятии решения руководствуется не только законом, но и собственным видением существа спора, основанным в первую очередь на представленных правообладателем и его оппонентом доказательствах.
Источник: журнал «Арбитражная практика для юристов» (№12/2022)
Статьи экспертов юридической фирмы INTELLECT >>
Похожие материалы
