11 июля 2019

*Данный материал старше трёх лет. Вы можете уточнить у автора степень его актуальности.

Пленум ВС по 4 части ГК РФ: комментарий

Постановление пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10: плюсы и минусы.

Комментарии по тем разъяснениям постановления пленума ВС РФ, которые наиболее актуальны, а также по тем, которые вызывают возражения.

Лабзин Максим Валерьевич
Партнер, руководитель офиса в Москве

В статье Максима Лабзина, старшего партнера юридической фирмы INTELLECT, даются разъяснения причин появления и смысла наиболее важных и актуальных, на взгляд автора, положений постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Постановление пленума высшей судебной инстанции, как правило, представляет собой сочетание трех компонентов: очевидных толкований закона, уже сложившихся в судебной практике подходов и новых разъяснений, которых раньше не было. Явное доминирование любого из этих трех компонентов является нежелательным, так как не позволяет документу в полной мере выполнить свою функцию. Обсуждаемое постановление представляется свободным от такого перекоса и весьма хорошо сбалансированным. Оно вобрало в себя то известное, что полезно было свести в одном источнике, но в нем есть и много нового, причем по назревшим, актуальным вопросам.

В то же время, постановление дает поводы и для критики, в том числе общего характера. В частности, на мой взгляд, в нем не хватает разъяснений об особенностях правовой охраны и защиты компьютерных программ и баз данных, хотя эти объекты в XXI веке будут встречаться в судебных делах все чаще.

Представим комментарии по тем разъяснениям, которые видятся наиболее актуальными, а также по тем, которые вызывают возражения. Следует отметить, что рассматриваемое постановление отменяет постановление пленумов Верховного Суда и Высшего арбитражного суда РФ от 26 марта 2009 г. №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ», постановление пленума ВС РФ от 19 июня 2006 г. №15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», постановление пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 г. №51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами», постановления Пленумов Верховного Суда СССР от 15 ноября 1984 г. №22 и от 18 апреля 1986 г. №8, а также ряд пунктов других постановлений (cм. «Заключительные положения» рассматриваемого постановления).

Процессуальные вопросы

Пункт 3 о подведомственности дел, связанных с применением положений четвертой части ГК РФ. Данные дела, по общему правилу (кроме предусмотренных законом случаев), подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции, если стороной в споре является гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, или гражданин, хотя и имеющий статус индивидуального предпринимателя, но дело возбуждено не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности.

Из данного разъяснения следует, что статус индивидуального предпринимателя у гражданина сам по себе еще не определяет подведомственность дела о защите нарушенного исключительного права арбитражному суду. Если, к примеру, патентообладатель, имеющий регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, обращается с иском о защите исключительного права на изобретение в арбитражный суд, то суд, как представляется, в целях определения подведомственности такого спора должен предложить истцу представить доказательства того, что действия ответчика нарушают право и интересы истца, лежащие именно в сфере его предпринимательской деятельности. Если истец не сможет доказать, что товары ответчика или иные его действия, по поводу которых предъявлен иск, мешают извлекать преимущества и коммерческие выгоды из патента именно в рамках осуществляемой истцом коммерческой деятельности, то производство по делу должно быть прекращено. При этом авторство патентообладателя в отношении запатентованного изобретения, наличие или отсутствие указания в патенте на то, что патентообладатель является индивидуальным предпринимателем, сами по себе еще не предопределяют характер спора и его подведомственность: патент мог быть получен автором не для реализации его коммерческих интересов, но впоследствии он может стать участником рынка соответствующих товаров и наоборот.

Вместе с тем, все дела, отнесенные к подсудности Суда по интеллектуальным правам как суда первой инстанции (дела об оспаривании решений Роспатента, о признании недействительным патента в связи с неверным указанием патентообладателя и/или автора и прочие), подлежат рассмотрению в этом суде вне зависимости от субъектного состава и от наличия у субъекта интереса именно в предпринимательской деятельности или иной экономической сфере (п. 10 обсуждаемого постановления).

Пункт 4: независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле, в арбитражных судах подлежат рассмотрению споры о средствах индивидуализации (за исключением споров о наименованиях мест происхождения товаров).

Под влиянием того, что интересы и споры в отношении фирменных наименований, товарных знаков, коммерческих обозначений носят, как правило, коммерческий характер (эти объекты принадлежат субъектам предпринимательской деятельности и используются для обозначения их самих, выпускаемых ими товаров и предприятий как имущественных комплексов), Верховный Суд РФ в отступление от общего, предусмотренного в АПК РФ, подхода указывает, что субъектный состав таких споров не является значимым обстоятельством для определения их подведомственности.

Весьма актуальное разъяснение, поскольку исключительное право на товарный знак и на другие средства индивидуализации может быть нарушено физическим лицом, не являющимся ни индивидуальным предпринимателем, ни участником рынка каких-либо товаров и услуг. Например, гражданином, который действует в интересах другого лица либо совершает действия не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности. Как правило, это характерно для доменных споров, когда владелец доменного имени, воспроизводящего товарный знак, является обычным гражданином.

Судебная практика о подведомственности таких споров, которые весьма распространены, колебалась вплоть до резких поворотов. На момент принятия обсуждаемого постановления такие дела считались подведомственными судам общей юрисдикции. Из комментируемого пункта, напротив, следует, что в арбитражных судах подлежат рассмотрению споры о средствах индивидуализации независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле, за исключением споров о наименованиях мест происхождения товаров.

Практикующие юристы наверняка будут приветствовать такой поворот в вопросе о подведомственности этих споров. Однако следует признать, что придание разного значения субъектному составу применительно к спорам о защите разных объектов интеллектуальной собственности (и даже разных средств индивидуализации) при определении их подведомственности остается крайне спорным решением с позиции теории процессуального права.

Пункт 8 о подсудности Суду по интеллектуальным правам дел и споров, в которых рассматривается вопрос о признании действий, связанных с приобретением исключительного права на средство индивидуализации и предоставлением правовой охраны товарному знаку, актом недобросовестной конкуренции.

Верховный Суд обращает внимание на то, что Суду по интеллектуальным правам подсудны спорные дела, в которых:

оспариваются решения любых антимонопольных органов о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации, вне зависимости от места нахождения этого органа;
непосредственно в суд заявлены требования о признании актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку (такой иск может быть заявлен непосредственно в Суд по интеллектуальным правам, без предшествующего обращения в антимонопольный орган).

Подсудность определена таким образом по той причине, что признание вышеуказанных действий актом недобросовестной конкуренции, в свою очередь, служит основанием для признания регистрации товарного знака или иного действия по приобретению права на него недействительным, а потому в названных делах, по сути, рассматривается спор о возникновении и прекращении правовой охраны.

Пункт 10: в случае если в одном заявлении соединено несколько требований, связанных по основаниям возникновения или представленным доказательствам, одно из которых подлежит рассмотрению Судом по интеллектуальным правам, а другое – иным арбитражным судом первой инстанции, дело рассматривается Судом по интеллектуальным правам.

Зачастую случается так, что в одном иске или обращении соединены разные требования, лишь одно из которых подсудно Суду по интеллектуальным правам. Например, в рамках административного дела антимонопольный орган признал недобросовестной конкуренцией как действия по регистрации товарного знака, так и действия по имитации упаковки товара, и это решение антимонопольного органа оспаривается. Или истец предъявляет иск о защите своего исключительного права, а также требует признать действия ответчика по регистрации его товарного знака актом недобросовестной конкуренции.

Верховный Суд разъясняет, что такие требования будут рассматриваться в одном деле Судом по интеллектуальным правам лишь в случае, если они действительно связаны между собой по фактическим основаниям их возникновения или представленным доказательствам. В противном случае одно или несколько требований могут быть выделены в отдельное производство с передачей их по подсудности в соответствующий суд (Суд по интеллектуальным правам или иной арбитражный суд – в зависимости от того, куда поступило первоначальное заявление), причем АПК РФ предоставляет судам большую свободу усмотрения при решении вопроса о том, достаточна ли связь между основаниями и доказательствами для рассмотрения требований в рамках одного дела.

Если судебные акты обжалуются в кассационном порядке и кассационная жалоба лишь в некоторой части относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам (например, обжалуется судебный акт, которым суд отказал в удовлетворении требований как о защите исключительного права, так и тех, которые не имеют отношения к интеллектуальной собственности), то такая кассационная жалоба подлежит рассмотрению в полном объеме в Суде по интеллектуальным правам (п. 7 Постановления).

Пункт 12: заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в случае возбуждения в отношения правообладателя дела о банкротстве рассматривается в деле о банкротстве.

Этим разъяснением закрепляется уже сложившаяся судебная практика, которая исходит из того, что досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, принадлежащего ответчику, в отношении которого судом ведется дело о банкротстве, может затрагивать интересы кредиторов, так как препятствует удовлетворению их требований за счет исключительного права на товарный знак, а потому требование о таком прекращении подлежит рассмотрению в деле о банкротстве. Данное разъяснение с учетом его смысла и целей внедрения в судебную практику должно применяться по аналогии и к иным искам, направленным на досрочное прекращение правовой охраны того или иного объекта интеллектуальной собственности, а равно к требованиям об оспаривании принадлежности исключительного права лицу, в отношении которого ведется дело о банкротстве.

Общие положения

Пункт 35 о совместном обладании исключительным правом и об отсутствии в нем долей.

Ни теория права, ни зарубежный опыт не дают оснований считать, что доли в исключительном праве невозможны, а как раз наоборот: все соображения о делимости на доли вещных прав применимы и к исключительным правам. При этом зарубежный опыт показывает возможность реализации такого правового регулирования.

Вместе с тем, ГК РФ деление исключительного права на доли не предполагает, такого правового режима совместного обладания исключительным правом в России нет, на что и обращает внимание Верховный Суд РФ в комментируемом пункте: «...исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (за исключением права на фирменное наименование) может принадлежать нескольким лицам совместно... Указанное не означает наличия у данных лиц права на раздел принадлежащего им исключительного права и выдел из него долей».

При действующем законодательстве Верховный Суд не мог дать иных указаний. Данный вопрос – это вопрос изменения ГК РФ, причем ожидаемого и желанного, а не толкования действующих его положений. Сегодня договором доли в исключительном праве не могут быть установлены, распоряжение такими долями невозможно. Соглашения, предмет которых – отчуждение доли в исключительном праве или иное распоряжение долями, подлежат признанию незаконными, в том числе со ссылкой на п. 35 обсуждаемого постановления.

Соглашения между лицами, которым исключительное право принадлежит совместно, могут касаться использования соответствующего объекта, порядка распоряжения общим исключительным правом (не долями в нем), распределения доходов и расходов. Разумеется, доли в доходах от использования объекта не только возможны, но и предусмотрены законодательством. Однако эти доли нельзя путать с долями в самом исключительном праве, которые остаются вне закона.

Устанавливаемый соглашением между всеми правообладателями порядок распоряжения общим исключительным правом может состоять в том, что полномочия на совершение таких сделок могут быть предоставлены кому-то одному из правообладателей или, напротив, кто-то из них может самоустраниться от их совершения. Такое соглашение не должно считаться нарушающим закон, тем более что он прямо устанавливает: распоряжение исключительным правом осуществляется совместно, если иное не предусмотрено соглашением или ГК РФ (п. 3 ст. 1229). Вместе с тем, Верховный Суд разъясняет, что каждый правообладатель вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, и соглашением это правило изменено быть не может.

В этом же пункте Верховный Суд разъяснил порядок продления срока действия патентов на изобретение и промышленный образец, которые принадлежат нескольким лицам совместно. Заявление о продлении срока действия патента на изобретение или промышленный образец, согласно ст. 1363 ГК РФ, может быть подано либо в порядке, определенном соглашением между патентообладателями (когда их несколько), либо совместно. То есть если между патентообладателями нет соглашения по данному вопросу, то нежелание хотя бы одного из них продлевать срок действия исключительного права за пределы предусмотренного законом срока (20 лет для изобретения, 5 лет для промышленного образца), блокирует для других патентообладателей возможность такого продления и ведет к прекращению права у всех.

Следует обратить внимание, что в данном разъяснении речь идет не о поддержании патента в силе (надеемся, возможность осуществлять его любым патентообладателем единолично не будет на практике ставиться под сомнение), а именно о продлении. Но и при таком ограничении случаев применения данного разъяснения оно значительно ущемляет интересы совладельцев патентов (особенно патентов на промышленные образцы), которые не смогли или забыли договориться о порядке продления, а потом у них возникли разногласия по этому вопросу.

Так, если продление патента на изобретение – это для большей части изобретений все же нетипичный случай, для этого необходимо наличие особых условий (длительное получение разрешения на применение лекарственного средства, пестицида или агрохимиката), а срок продления не может быть более 5 лет (то есть 1/4 обычного срока), то продление срока действия патента на промышленный образец может осуществляться неоднократно каждые 5 лет, вплоть до достижения общего срока охраны в 25 лет, и для этого не требуется никаких особых условий, кроме выражения воли на это и уплаты пошлины. В этой связи такое продление патента на промышленный образец, по сути, ничем не отличается от поддержания его в силе. Поэтому при наличии разногласий о необходимости продления патента, совладельцы патента на промышленный образец, которым нужно исключительное право, рискуют пострадать от шантажа или бездеятельности пассивного совладельца гораздо сильнее, чем совладельцы патента на изобретение в аналогичной ситуации.

Представляется, что данная проблема требует более сбалансированного и тонкого правового регулирования с целью защиты интересов совладельцев патентов, которые заинтересованы в сохранении их в силе, чем предложенное Верховным Судом. Решение этого вопроса большинством голосов представляется более удачным правовым регулированием. Остается ожидать изменений в ГК РФ в части введения режима долевой интеллектуальной собственности.

Распоряжение исключительным правом

Пункт 37: обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежит государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации.

В этом разъяснении усматривается проявление аналогичных разъяснений Высшего арбитражного суда РФ и положений ГК Российской Федерации по иным договорам, требующим регистрации для себя или для порождаемых ими прав. Оно иллюстрирует следующий принцип: принятые сторонами обязательства имеют для них юридические последствия и подлежат исполнению ими независимо от государственной регистрации, а в отношениях с третьими лицами имеют силу только с даты государственной регистрации. В частности, это означает, что обязательства по оплате вознаграждения за передаваемое (предоставляемое) право может, в силу соответствующих условий договора, возникать и до государственной регистрации распоряжения правом, если стороны этого пожелали. Кроме того, лицензиар не может запретить лицензиату использовать объект интеллектуальной собственности, ссылаясь на отсутствие регистрации распоряжения правом. Впрочем, последнее не нашло однозначного закрепления, и позиция пленума ВС РФ по этому вопросу остается не вполне ясной. Вместе с тем, как указывает Верховный Суд, момент перехода исключительного права по договору о его отчуждении определяется в силу закона императивно – моментом государственной регистрации перехода такого права, если необходимость такой регистрации установлена в ГК РФ.

Пункт 40: если сторона лицензионного договора, который не предусматривал безвозмездность и не содержал порядка определения вознаграждения, приняла от другой стороны полное или частичное исполнение либо иным образом подтвердила его действие, то она не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности.

Данное разъяснение, основанное на статье 432 ГК РФ, отражает принцип недопустимости извлечения преимуществ из своего недобросовестного и противоречивого поведения (эстоппель), а также установленную законом возможность определять волеизъявление стороны договора по ее фактическим действиям (ст. 431 ГК РФ). Оно исключает формальный подход, согласно которому отсутствие в тексте договора условий о размере вознаграждения (которое, как известно, является существенным) и указаний на его безвозмездность, само по себе служит безусловным основанием для признания договора незаключенным. При разрешении спора о незаключенности договора, возникшего в связи с отсутствием в его тексте условия о цене, необходимо проверить, как вела себя заявляющая об этом сторона. Если она тем или иным образом подтвердила согласие с обсуждавшимися устно или письменно условиями о цене (например, приняла все названное ей вознаграждение или его часть, либо осуществила оговоренные в договоре действия), то это может быть признано достаточным основанием для отклонения ее требований и оставления договора в силе.

Вместе с тем, не вполне ясно, как следует поступить суду в случае, если сторона приступила к исполнению своей части обязательств и/или приняла какую-то оговоренную часть оплаты (именно как часть общей суммы), но при этом общую сумму вознаграждения стороны так и не согласовали и установить ее невозможно. Представляется, что ссылка стороны на такую неопределенность не должна признаваться недобросовестной, а договор подлежит признанию незаключенным. В противном случае общий размер вознаграждения будет фактически определен другой стороной в одностороннем порядке, что не может быть признано допустимым.

Пункт 40: по смыслу п. 5 ст. 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с п. 4 ст. 1237 ГК РФ, вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

Основная идея данного разъяснения заимствована из постановления пленумов ВС и ВАС РФ от 26 марта 2009 г., но сама по себе и в развитии, предложенном в обсуждаемом постановлении, видится весьма спорной. Как представляется, если стороны договорились, что лицензиар будет получать вознаграждение только в форме роялти (то есть процентных отчислений от дохода, выручки, поступающих лицензиату от использования объекта интеллектуальной собственности), то следует исходить из того, что они имели в виду отсутствие какого бы то ни было вознаграждения в случае неиспользования такого объекта лицензиатом и считали это нормальной и допустимой для себя ситуацией. Причем если говорить о неисключительной лицензии, то ничто не мешает лицензиару в такой ситуации предоставить право на использование другому лицу на таких же или иных условиях оплаты и тем самым реализовать свой интерес.

В этой связи не усматривается достаточных оснований к тому, чтобы закон или суд в такой ситуации (при неиспользовании объекта лицензиатом) вмешивались в договоренности сторон и корректировали их в пользу лицензиара. Это представляется недопустимым вмешательством в частные дела и безосновательным патернализмом. По крайней мере, это вмешательство не должно быть общим правилом для экономически равных субъектов, ведущих предпринимательскую деятельность, и для всех лицензионных договоров без разбора. Между тем, в п. 40 постановления содержится именно такое правило и такой подход.

Там же указано, что если лицензионное вознаграждение определено только в форме роялти, а объект не используется, то лицензиар вправе расторгнуть договор и/или потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием. Размер таких убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого или аналогичного объекта. То есть можно полагать, что Верховный Суд имеет в виду размер лицензионного вознаграждения в других подобных договорах. Однако с этим трудно согласиться.

Помимо того, что не усматривается оснований защищать таким образом интересы лицензиара от принятого им самим условия о цене, которое впоследствии оказалось для него невыгодным, этот подход не удается реализовать без логических противоречий. Непонятно, почему от мизерного вознаграждения при мизерном использовании объекта лицензиара не надо защищать, а при полном отсутствии вознаграждения такую защиту давать необходимо. Действительно, от мизерного вознаграждения лицензиар защиту от ВС РФ не получает: в постановлении указано, что если оплата согласована в твердой сумме и в виде процентных отчислений, то при неиспользовании объекта уплате подлежит только сумма в твердом размере (можно полагать, это правило распространяется на любой размер этой твердой суммы, сколь бы малым он ни был).

Кроме того, идея о том, что размер лицензионного вознаграждения в других подобных договорах может быть использован для определения справедливой цены (убытков), которую (денежное возмещение которых) мог бы получить лицензиар, противоречит причине, по которой законодатель считает условия о цене существенными, а именно: крайне затруднительно в сфере интеллектуальной собственности, при уникальности многих ее объектов, говорить об их аналогичности и о сравнимых обстоятельствах.

По всей видимости, Верховный Суд, формируя свою позицию по данному вопросу, исходил из того, что предоставленное право как возможность что-то делать является активом, и уже только в силу этого, независимо от условий договора, этот актив подлежит оплате лицензиатом, даже если он не смог или не захотел использовать эту возможность в период действия договора. Иными словами, предоставляется право, а потому оно должно быть обязательно оплачено. Однако свобода договора и невмешательство в частные дела представляются в данном случае большей ценностью для системы правового регулирования, чем вышеуказанный подход, вызывающий ощущение формального.

Пункт 41 о значении условий лицензионного договора, регламентирующих ответственность лицензиата за нарушение исключительного права (за использование объекта за пределами предоставленных прав).

Зачастую стороны лицензионного договора предусматривают в нем неустойку на случай, если лицензиат будет использовать объект за пределами предоставленных ему прав (например, не предусмотренными в договоре способами или после его прекращения). По сути, эти условия определяют ответственность за нарушение исключительного права, совершенное за рамками договора. Возникает вопрос: какое значение этим условиям должен придавать суд при рассмотрении деликтного по своей природе иска лицензиара (бывшего лицензиара) к лицензиату о защите нарушенного исключительного права.

Верховный Суд разъясняет, что лицензиар при наличии в договоре таких условий вправе требовать возмещения убытков или взыскания компенсации, но лишь в части, не покрытой неустойкой (зачетная неустойка). А если договором предусмотрено взыскание только неустойки и исключено взыскание компенсации и убытков, то подлежит взысканию только неустойка (исключительная неустойка). Договором может быть предусмотрено право выбора лицензиара между неустойкой и убытками/компенсацией (альтернативная неустойка), и тогда суд выносит решение в соответствии с выбором лицензиара.

Более того, Верховный Суд допускает также и применение предусмотренной договором штрафной неустойки (то есть неустойки сверх присужденной судом суммы компенсации или убытков, возникших вследствие допущенного лицензиатом нарушения исключительного права), однако делает оговорку о необходимости проверить, не стал ли лицензиат при включении в договор такого условия жертвой явного неравенства переговорных возможностей (доктрина слабой стороны договора). Если такое неравенство было, то, по логике комментируемого пункта постановления, исковые требования должны удовлетворяться с применением правила о зачетной неустойке.

Пункт 42: согласие на заключение сублицензионного договора может быть отозвано лицензиаром до его заключения лицензиатом с возмещением убытков, вызванных таким отзывом.

Существует распространенное мнение, что согласие лицензиату на выдачу сублицензий может быть безотзывным. По крайней мере, оно будет таковым, если будет сформулировано как безотзывное. Это делает положение лицензиата более стабильным и тем самым обеспечивает стабильность гражданского оборота.

При этом следует отметить, что зачастую лицензионные договоры заключаются именно или главным образом для того, чтобы заключать сублицензионные договоры (выдавать сублицензии). В этой связи вызывает сомнение и озабоченность разъяснение п. 42 постановления, из которого следует, что безотзывным согласие на выдачу сублицензий быть в принципе не может и что любое такое согласие (будь оно сформулировано как безотзывное или с правом отзыва, как общее или в отношении конкретного сублицензионного договора) может быть отозвано лицензиаром с возмещением лицензиату убытков, вызванных таким отзывом.

Расчет и взыскание убытков имеет известные сложности, поэтому такая защита интересов лицензиата не видится достаточной. Кроме возмещения убытков, лицензиату в случае отзыва согласия должно быть предоставлено право отказаться от договора. Но более соответствующим интересам гражданского оборота и балансу в интересах сторон видится признание недопустимости отзыва согласия на выдачу сублицензий.

Пункт 47 о возможности распоряжения правом на объект, который возникнет в будущем.

Как в договорах о создании (разработке) результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, так и в иных договорах (например, в разделах патентных лицензий о правах на улучшения и усовершенствования) стороны зачастую определяют свои отношения по поводу тех объектов, которые будут созданы в будущем. В рассматриваемом пункте постановления Верховный Суд признает законность условий о распоряжении правом на будущие объекты (включая их залог, отчуждение, лицензию), однако указывает, что предмет договора должен позволять определить конкретный результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, причем такая возможность должна быть обеспечена на момент будущего распоряжения исключительным правом, когда такой результат или средство уже будут созданы.

Пункт 55 о доказательственной силе скриншотов.

Верховный Cуд указывает на то, что допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами.

Очевидно, имеется в виду, что скриншот, заверенный представившей его стороной спора, подлежит оценке судом в качестве допустимого доказательства наряду с другими доказательствами и не может быть отклонен лишь по той формальной причине, что осмотр интернет-сайта был проведен без участия нотариуса. Разумеется, это вовсе не означает, что такой скриншот во всех случаях будет достаточен для подтверждения содержания той или иной интернет-страницы. Так, если другая сторона предоставит сведения и подтверждения об ином содержании той же интернет-страницы с тем же временем его получения (например, скриншот того же сайта от той же даты, но с иным содержанием), то суд должен сделать выводы из совокупности доказательств. Вряд ли при таких противоречивых доказательствах он сможет установить действительное содержание сайта и признать первую сторону выполнившей свое бремя доказывания того, какое содержание имел сайт.

Тем не менее, следует приветствовать закрепление доказательственного значения обычных скриншотов интернет-страниц, заверенных одной стороной без участия нотариуса. Этот тезис следовало бы развить и закрепить тем правилом, что при отсутствии документально подтвержденных опровержений достаточным доказательством содержания интернет-сайта на ту или иную дату могут быть признаны данные автоматически формируемых интернет-архивов, осуществляющих автоматическое сканирование интернет-пространства (см., например, сайт archive.org).

Также Верховный Cуд обращает внимание на то, что сам суд при подготовке дела к судебному разбирательству (например, непосредственно после получения иска), а также при разбирательстве дела (например, когда в судебном заседании возник вопрос о содержании интернет-сайта на текущую дату) вправе произвести осмотр доказательств и их исследование на месте (в частности, просмотреть в реальном времени размещенную на определенном ресурсе сети Интернет информацию.

Пункт 55 о доказательствах продажи контрафакта в розницу.

Важным и актуальным для практики разъяснением является указание на допустимые доказательства, которые могут быть использованы в суде для подтверждения продажи того или иного предположительно контрафактного товара. Таковыми доказательствами признаны:

кассовый или товарный чек либо или иной документ, подтверждающий оплату товара;
свидетельские показания;
аудио- или видеозаписи, сделанные в момент приобретения товара;
иные доказательства.

При этом Верховный Суд не предрешает вопрос о том, необходимы ли все названные доказательства или достаточно любого из них. Это зависит от конкретных обстоятельств дела, а также от содержания собранных истцом доказательств.

ВС РФ разъясняет, что для признания аудио- или видеозаписи допустимым доказательством, согласия на проведение аудиозаписи или видеосъемки того лица, в отношении которого они производятся, не требуется. Это исключает возможность ответчика ссылаться на то, что видеосъемка велась скрытно, без согласия продавца, а потому должна считаться полученной с нарушением закона. Скрытая видеосъемка для целей подтверждения продажи контрафакта обсуждаемым пунктом постановления фактически легализована.

Пункт 59: сторона вправе при рассмотрении судебного дела изменять способ расчета компенсации за нарушение исключительного права, а суд по своей инициативе сделать это не вправе.

Окончательно решен вопрос, может ли сторона изменять способ расчета компенсации при рассмотрении дела (по усмотрению суда, по двойной стоимости товаров ответчика или по двойной стоимости права на использование объекта) и не должно ли это считаться изменением одновременно предмета и основания иска. Разъясняется, что сторона может делать такие изменения, предмет и основания иска при этом не изменяются.

Данное разъяснение подлежит применению и в случае, когда одновременно с изменением (уточнением) способа определения размера компенсации истец будет представлять новые доказательства – доказательства стоимости контрафактных товаров и их количества. Это для истца также возможно сделать в ходе рассмотрения дела.

Но сам суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета (определения) суммы компенсации. Вместе с тем, снижение судом размера компенсации, рассчитанного истцом по двойной стоимости товаров или права на использование объекта (а это, как показано ниже, возможно), не считается изменением способа расчета и может быть осуществлено при определенных условиях.

Пункт 61 о необходимости для истца обосновать размер компенсации.

Верховный Суд разъясняет, что при выборе истцом способа определения размера компенсации «по усмотрению суда» он, тем не менее, должен обосновать соразмерность требуемой суммы, а при выборе способа расчета компенсации по двойной стоимости контрафактных товаров или права использования – представить расчет и обоснование с подтверждающими документами. При этом за основу следует принимать цену продажи товара третьим лицам, то есть, если иск предъявлен изготовителем, оптовую цену изготовителя, а не розничную цену торговых сетей. Если таковые обоснование и расчеты вместе с исковым заявлением представлены не будут, то суд вправе оставить исковое заявление без движения.

Важнейшим является также разъяснение данного пункта постановления о том, что в случае невозможности представления вышеуказанных доказательств истец вправе ходатайствовать об их истребовании у ответчика или третьих лиц.

Перспективы истребования доказательств у другой стороны спора всегда сомнительны, так как ответчику нет резона представлять все в полном объеме, но, по крайней мере, данное разъяснение позволит судам отклонять ссылки ответчика на то, что он не может быть принужден к раскрытию доказательств против себя самого. Оно закрепляет и, надеемся, приведет к дальнейшему развитию идеи о том, что сторона спора не должна извлекать преимущества от сокрытия имеющихся у нее доказательств.

К сожалению, последствия такого поведения для сторон спора не разъяснены. Думается, это должен быть не только штраф, но и переложение бремени опровержения заявленных истом сведений об объемах нарушения на ответчика под страхом того, что иск будет удовлетворен в полном объеме.

Пункт 62 о критериях соразмерности, разумности и справедливости компенсации за допущенное нарушение.

Верховный Суд не только повторяет, но и развивает ряд критериев, которые должны учитываться при определении суммы компенсации. В комментируемом постановлении их набор следующий:

обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике),
характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.),
срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации,
наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно),
вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя.

При этом решение должно быть принято исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

К сожалению, в постановлении прямо не указано, подлежат ли учету эти критерии при определении размера компенсации по двойной стоимости контрафакта или прав использования и может ли сумма компенсации при таких способах ее расчета быть уменьшена судом под влиянием этих факторов.

Однако, как указывал Конституционный Суд Российской Федерации, принцип соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению предполагает дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания [1], а также адекватности ее последствий причиненному вреду [2].

Данная правовая позиция, сформулированная Конституционным Судом относительно публично-правовой ответственности, применима и к регулированию гражданско-правовой ответственности в той мере, в какой устанавливаемые законодателем штрафные по своему характеру санкции выполняют и публичную функцию превенции, что свойственно и рассматриваемой компенсации [3]. Поэтому суды при рассмотрении дел обязаны исследовать по существу фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы, поскольку иное приводило бы к тому, что право на судебную защиту оказывалось бы ущемленным [4].

Ранее Верховный Суд в деле №А40-131931/2014 со ссылкой на постановление Конституционного Суда указал, что компенсация может быть снижена судом с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, в том числе и при ее определении по двукратному размеру стоимости контрафактных товаров или по двукратной стоимости права использования [5].

С учетом этого следует полагать, что разъяснение п. 62 постановления должно и будет применяться как общее при любых способах определения размера компенсации.

Пункты 65 и 68 о критерии «единство намерений правонарушителя».

Следует поддержать закрепление в постановлении критерия «единство намерений правонарушителя», в соответствии с которым его действия по использованию охраняемого объекта несколькими способами (например, изготовление экземпляров и их распространение) могут быть признаны одним нарушением исключительного права, а не суммой разных нарушений. Ответственность за каждое из них в отдельности не возлагается.

Единство намерений правонарушителя может быть установлено и в ситуации, когда на товар незаконно нанесено несколько товарных знаков, но при этом они, по сути, являются вариантами одного товарного знака и воспринимаются потребителями как одно обозначение. В такой ситуации надлежит устанавливать одно правонарушение.

Пункт 70: право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит регистрации в соответствующем порядке (п. 2 ст. 389 ГК РФ).

В постановлении закрепляется уже известный подход, согласно которому передача другому лицу требования к нарушителю о выплате компенсации или о возмещении убытков возможна. По умолчанию, даже в случае отчуждения нарушенного исключительного права, переход такого требования не происходит, но соглашение о такой передаче допустимо.

Вместе с тем, неожиданно предусматривается государственная регистрация такой передачи, чего ранее, до принятия рассматриваемого постановления, не было, и каких-либо подзаконных актов на этот счет нет. Толкование такого разъяснения вызывает вопросы.

Очевидно, данное разъяснение не имеет в виду те материальные требования к нарушителю, которые возникают при нарушении исключительных прав на незарегистрированные объекты, поскольку никакие сделки по поводу таковых не подлежат регистрации, и было бы абсурдно считать, что уступка вышеуказанных требований почему-то должна быть доведена до сведения третьих лиц посредством внесения в государственный реестр в отличие от самих прав на такие объекты. Соответственно, Верховный Суд имеет в виду передачу права требования за нарушение исключительного права в отношении только зарегистрированных объектов (товарные знаки, изобретения и др.).

Далее следует обратить внимание на то, что Верховный Суд в своем разъяснении ссылается на п. 2 ст. 389 ГК РФ, который определяет, что «соглашение об уступке требования по сделке, требующей государственной регистрации, должно быть зарегистрировано в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом».

Однако ссылка на это положение ГК РФ представляется ошибочной, так как в пункте 2 статьи 389 ГК РФ, очевидно, говорится про требования, вытекающие из сделок. Например, требованием по сделке в контексте п. 2 ст. 389 ГК РФ является требование продавца предприятия к его покупателю об оплате цены договора купли-продажи предприятия. Это требование может быть продавцом передано (продано) другому лицу, который получит право получить деньги с покупателя, и такая передача должна быть зарегистрирована, как того требует названное положение ГК РФ, так как сам договор купли-продажи предприятия требует такой регистрации. Но требование к нарушителю исключительного права изначально возникает не из сделки, не может считаться требованием по сделке, а потому и его передача не подчиняется правилу п. 2 ст. 389 ГК РФ.

Вероятно, Верховный Суд демонстрирует то прочтение п. 2 ст. 389 ГК РФ, что речь в нем идет о сделке, в рамках которой происходит уступка требования, и имеет в виду следующее: если соглашение о передаче требования возмещения убытков или выплаты компенсации включается в договор о распоряжении нарушенным исключительным правом, то передача этого требования подлежит государственной регистрации одновременно с регистрацией передачи (предоставления) самого исключительного права, о чем в государственном реестре должна быть сделана соответствующая отдельная запись. Видимо, именно в таком смысле будет применяться рассматриваемое разъяснение пленума.

Однако, помимо того, что никаких оснований для такого понимания фразы об уступке требования по сделке в п. 2 ст. 389 ГК РФ нет, здесь имеется еще и следующая ошибка: в силу п. 2 ст. 1232 ГК РФ государственной регистрации подлежит не сам договор о распоряжении исключительным правом, а лишь передача или предоставление исключительного права на основании него. Но право требования выплаты убытков или компенсации не является исключительным правом или правомочием в его составе. Это также исключает применение п. 2 ст. 389 ГК РФ к случаям передачи требований, каким-либо образом связанных с такими договорами.

Следует также отметить, что право требования возмещения убытков и выплаты компенсации может быть передано правообладателем и вне связи с распоряжением самим исключительным правом. Неясно, считает ли Верховный Суд необходимым государственную регистрацию такой передачи в этом случае. Надеемся, что нет.

Не обнаруживается и интересов, которые получают защиту вследствие такого неожиданного введения правила о государственной регистрации соглашения об уступке требования. Так, нарушитель никак не может повлиять ни на передачу вышеуказанного требования, ни на размер, ни на факт его предъявления к себе правопреемником, ни на момент его предъявления. В этой связи неясно, зачем давать ему возможность знать обладателя такого требования до момента его получения в претензии или иске. Тем более что интересы каких-либо иных лиц от неизвестности им обладателя требований возмещения убытков и выплаты компенсации не затрагиваются. В этой связи последний абзац п. 70 постановления представляется ошибочным, и его следует отменить.

Пункты 71, 73 и 159 о солидарной ответственности нарушителей исключительного права.

Следует поддержать актуальное для практики разъяснение о том, что лица, совместно нарушившие исключительное право, отвечают за это нарушение солидарно. То есть пострадавший правообладатель может сам определять, к кому и в какой части предъявлять требования, и может, в частности, требовать взыскания всей суммы компенсации за все нарушение в целом лишь с одного нарушителя по своему выбору. Участие других нарушителей в судебном процессе в качестве соответчиков не является обязательным. Это решает сам истец.

Например, солидарно отвечают перед пострадавшим правообладателем товарного знака администратор спорного доменного имени и лицо, фактически использовавшее его. Солидарно отвечают перед правообладателем также заказчик и исполнитель в ситуации, когда незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации осуществляется исполнителем по поручению или заданию. Так, нарушителем может быть признана типография или завод-изготовитель контрафактного продукта. Исключение составляют случаи, когда лицо, действовавшее по поручению или заданию, не знало и не должно было знать о нарушении исключительного права правообладателя.

При этом от совместного нарушения исключительного права следует отличать ряд последовательных нарушений (например, оптовая продажа контрафакта одним продавцом и последующая его розничная продажа другим продавцом). Лица, совершившие такие последовательные нарушения, отвечают перед правообладателем и законом каждый за свое нарушение.

Пункт 74 о нарушении исключительного права на объект, который одновременно является произведением и промышленным образцом, произведением и товарным знаком.

В постановлении предлагается в таких случаях определять, нарушается ли исключительное право на произведение или на промышленный образец, по характеру нарушения. Это разъяснение повторяет разъяснение постановления пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. №5/29, однако по-прежнему не содержит комментариев, чем отличается характер нарушения авторского права от нарушения права на промышленный образец. В этой связи данное разъяснение вызывает нарекания как неполное и неясное.

К примеру, если в качестве промышленного образца запатентована цветочная ваза, являющаяся произведением декоративно-прикладного искусства, а ответчик на своем предприятии несанкционированно выпускает такие вазы, то вышеуказанное разъяснение вряд ли позволит судам разобраться, каков в данном случае характер нарушения, нарушено ли здесь исключительное право на промышленный образец или исключительное право на произведение.

Пленум Верховного Суда также закрепляет следующий подход: если регистрация и последующее использование произведения в качестве промышленного образца осуществлены третьим лицом без согласия автора этого произведения, то автор вправе осуществлять защиту своих авторских прав независимо от того, предъявлялось ли требование о признании патента недействительным. То есть он может предъявить к патентообладателю иск о нарушении исключительного права на произведение, а патентообладатель не может защищаться, ссылаясь на свой патент, и занимать ту позицию, что истец сначала должен оспорить патент и что без аннулирования патента ответчик не может быть признан нарушителем и лишен своего права на использование промышленного образца.

Новым в обсуждаемом постановлении является то, что все вышеуказанные правила распространены на ситуацию, когда в качестве товарного знака зарегистрировано охраняемое произведение.

Авторское право

Пункт 80: результаты, созданные техническими средствами без творчества человека, объектами авторского права не являются.

Тем самым, дается отрицательный ответ не только на вопрос, охраняются ли авторским правом фотографии и иные результаты, созданные оборудованием в автоматическом режиме (например, автомобильным видеорегистратором), но и на вопрос об охраноспособности результатов, созданных компьютером, роботом, искусственным интеллектом без творческого участия человека. Очевидно, что данный подход по аналогии должен распространяться на результаты, созданные животными.

Пункт 81 об охраноспособности частей произведения (включая их названия, персонажей и др.).

Верховный Суд указывает, что часть произведения охраняется в случае, если она при использовании отдельно от произведения узнается как часть конкретного произведения. Тем самым закреплено важное условие охраноспособности отдельной части произведения, которое с очевидностью из буквы закона не вытекает: узнаваемость части конкретного произведения.

Пункт 88: исключительное право автора производного или составного произведения возникает в силу факта его создания, но использоваться такое произведение может только с согласия авторов (иных правообладателей) использованных произведений на переработку их произведения или на включение его в составное произведение.

В данном пункте обсуждаемого постановления находит подтверждение мнение о том, что исключительные права на производные и составные произведения возникают у их авторов независимо от того, было ли создание таких произведений разрешено правообладателями произведений, положенных в их основу. То есть даже если правообладатель исходного произведения не разрешал его переработку, но она, тем не менее, была осуществлена, исключительное право переработчика на ее результат возникает. Вместе с тем, он не вправе использовать такое производное произведение, так как это будет нарушением исключительного права на исходное.

Тем самым подтверждается, что сутью правомочия на переработку является не исключительная возможность ее осуществления самому или возможность запрещать осуществлять ее другим лицам, а лишь исключение возможности для иных лиц использовать результат этой переработки – производное произведение.

Но в чем тогда состоит исключительное право на такое производное произведение – результат несанкционированной переработки, если его нельзя использовать? Оно состоит в праве запрещать другим, а точнее, в обязанности других воздержаться от использования производного произведения. Причем обязанность не использовать чужое производное произведение возложена на всех иных лиц как перед создателем производного произведения, так и перед правообладателем исходного произведения. На последнее указывает и Верховный Суд: неправомерное использование производного или составного произведения нарушает исключительное право как правообладателя производного или составного произведения, так и правообладателей использованных произведений.

Пункт 98 о цитировании. Получает закрепление тот критикуемый многими подход, проявивший себя при рассмотрении дела №А65-12234/2016 о нарушении авторских прав на фотографии, что фотографические произведения могут быть объектом цитирования и, соответственно, при определенных условиях могут свободно использоваться в правовом режиме цитат.

Пункт 110 об отсутствии необходимости для истца по делу о нарушении исключительного права доказывать наличие у него такого права посредством восстановления и представления цепочки договоров о его передаче. Достаточно представить последний договор с предыдущим правообладателем.

В постановлении этот подход закрепляется в качестве общего, а необходимость исследования обстоятельств возникновения авторского права и его перехода к правопредшественнику истца, как указано, возникает лишь в случае, если право истца мотивированно оспаривается с представлением соответствующих доказательств.

Патентное право

Пункт 121 о необходимости в споре об авторстве запатентованного объекта устанавливать настоящего автора.

Данный пункт постановления закрепляет практику Суда по интеллектуальным правам, согласно которой для оспаривания авторства изобретения, полезной модели или промышленного образца недостаточно представить доказательства, что указанный в патенте автор не мог создать и не создавал данное решение. Необходимо по представленным доказательствам установить, кто является настоящим автором. При этом подчеркивается, что споры об авторстве могут рассматриваться и до выдачи патента, однако компетентным судом в таком случае будет суд общей юрисдикции, а не Суд по интеллектуальным правам.

Пункт 123: исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец охватывается использование их непосредственно в продукте, способе или изделии соответственно, но не в документации (в том числе проектной).

Таким образом, сама по себе документация как таковая и какие-либо операции с нею не могут нарушать исключительное право. Может ли это создать угрозу нарушения, от которой закон тоже защищает, в постановлении, к сожалению, не поясняется.

Вместе с тем, как указывает Верховный Суд в этом же пункте постановления, совершение с применением такой документации действия, необходимого для осуществления хотя бы одной из стадий изготовления продукта, осуществления способа, будет нарушением исключительного права. Это следует, по всей видимости, понимать так, что нарушителем может быть лицо, осуществляющее производство хотя бы части продукта в рамках единого технологического процесса, если согласно документации на этот продукт (изделие) в нем (то есть в готовом виде) используется охраняемый объект патентного права.

Пункт 124 об истребовании у ответчика доказательств возможного использования изобретения, полезной модели или промышленного образца истца.

Данное разъяснение развивает отмеченную в п. 61 настоящего комментария идею о том, что ответчик по иску о нарушении исключительного права обязан представлять доказательства юридически значимых фактов, без которых их установить невозможно. Он не должен извлекать преимущества от утаивания имеющихся у него доказательств.

Согласно п. 124 постановления, у ответчика могут быть истребованы доказательства, позволяющие установить, совершаются ли им действия, охватываемые исключительным правом патентообладателя. Очевидно, имеются в виду документы и иные данные о том, какое оборудование он применяет, какую технологию использует и т.п.

В постановлении указывается, что суд при необходимости может осматривать и исследовать такие доказательства по месту их нахождения.

Пункт 127 о выходе за пределы права преждепользования путем расширении объема использования. В этом пункте Верховный Суд указывает, что право преждепользования предполагает соблюдение пределов использования не только по количественному показателю, но и по видам использования (производство, ввоз, применение и др.), территории использования (например, по месту нахождения предприятий). Выход за эти пределы требует заключения лицензионного договора с патентообладателем.

Пункт 129 о критериях отнесения объекта патентного права к служебному.

В постановлении получила необходимое закрепление практика Суда по интеллектуальным правам, который устанавливает служебный характер объектов патентного права по значительной совокупности критериев. Наличие или отсутствие служебных обязанностей по разработке технических решений само по себе решение вышеуказанного вопроса не предрешает.

Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может следовать из трудовой функции или быть выражено в виде конкретного задания. То есть необязательно (в отличие от служебных произведений), чтобы задание работодателя, исполненное работником, соответствовало его трудовым обязанностям.

Во внимание могут быть приняты, в частности:

акты работодателя, содержащие поручения работнику;
соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект;
пределы трудовых обязанностей работника;
место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов;
источник оборудования и средств, использованных для их создания;
возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект;
цель создания патентоспособного объекта;
последующее поведение работника и работодателя;
составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в связи с выполнением трудовых обязанностей;
иные обстоятельства в совокупности.

Пункт 133 о взаимосвязи обязанности выплачивать вознаграждение за служебный объект патентного права с сохранением патента в силе.

Верховный Суд разъясняет, что в случае досрочного прекращения действия патента на служебные изобретение, полезную модель или промышленный образец (например, в связи с неуплатой пошлины за поддержание его в силе) выплата вознаграждения прекращается. Вместе с тем, если это сделано именно с целью прекращения выплаты вознаграждения (подтверждением этому, как считает Верховный Суд, может быть продолжение производства запатентованного изделия), то работник (автор) вправе требовать от работодателя возмещения убытков. Представляется, что такими убытками будут все выплаты, которые работник получил бы, если бы патент не был прекращен. Прекращение производства и вслед за этим прекращение поддержания патента в силе влечет за собой прекращение всяких выплат работнику.

Пункт 137 о новых доказательствах в судебных делах об оспаривании решений Роспатента.

Актуальным для судебной практики является разъяснение о том, что в судебном деле об оспаривании решений Роспатента податель возражения, заявления, которое было ранее рассмотрено Роспатентом, вправе предъявлять новые доказательства, не исследовавшиеся Роспатентом, при условии, что они направлены на опровержение выводов этого органа и не дополняют изначально поданное в Роспатент возражение, заявление новыми доводами (основаниями). То есть можно представлять в суд дополнительные доказательства ранее озвученных в Роспатенте доводов, если тот с ними не согласился (например, о сходстве товарных знаков, об очевидности для специалиста запатентованного решения и другие), но нельзя менять доводы и нести в суд подтверждающие их доказательства (например, представлять иные аналоги, которые порочат новизну или изобретательский уровень изобретения по оспариваемому патенту).

При этом правообладатель, чье право оспаривалось, вправе приводить в суде вообще любые новые доводы и доказательства в защиту своего права. Если же доказательства в суд представили какие-либо иные лица (например, вновь привлеченные судом к участию в деле), то и податель возражения, заявления, и правообладатель вправе представлять любые дополнительные доказательства в опровержение вышеуказанных доказательств.

Таким образом, уходит в прошлое мнение, что суд осуществляет исключительно проверку законности и обоснованности решения Роспатента, а потому должен проверять верность выводов государственного органа исключительно по доказательствам, которые рассматривал сам государственный орган. Согласно новому подходу, суд в какой-то степени рассматривает сам спор о законности возникновения исключительного права с учетом в том числе новых доказательств, если они относятся к основаниям его оспаривания.

Пункт 142 о приостановлении производства по делу о нарушении исключительного права до рассмотрения Роспатентом возражения против предоставления объекту правовой охраны.

Отныне закреплено право суда, который рассматривает иск о нарушении исключительного права, на приостановление производства по делу до рассмотрения Роспатентом возражения против возникновения такого исключительного права. Из АПК РФ такое право не вытекает, но оно действительно крайне необходимо в силу того, что в том числе и от исхода рассмотрения в административном порядке такого спора о действительности патента зависит решение по иску о нарушении исключительного права. В то же время это разъяснение дает почву для злоупотреблений со стороны ответчиков путем подачи в Роспатент заведомо необоснованных возражений с целью затянуть рассмотрение судебного дела.

Пункт 147 об условиях защиты исключительного права на фирменное наименование.

В вопросе о том, какое значение для охраны фирменного наименования имеет фактическая деятельность юридического лица, сталкиваются две идеи. Первая требует формальной определенности и придает значение дате регистрации юридического лица под этим фирменным наименованием и уставным видам деятельности. Вторая идея – идея справедливого разрешения спора – исходит из необходимости обеспечить защиту реального интереса фирмы исключить угрозу смешения юридических лиц в гражданском обороте и требует быть безучастными к случаям, когда одна фирма никакую деятельность не ведет или занимается совсем другим, нежели другая фирма, которая повторила фирменное наименование первой.

Верховный Суд предлагает следующий подход к разрешению споров между носителями тождественных или сходных фирменных наименований. Защите подлежит исключительное право лица, ранее другого включенного в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), независимо от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности. Вместе с тем, как указывает Верховный Суд, судом должно быть установлено, что истец и ответчик фактически занимаются конкретными аналогичными видами деятельности.

Таким образом, предлагаемый подход следует понимать так: в случае отсутствия фактического совпадения видов реально осуществляемой ими деятельности исключительное право на фирменное наименование не может быть признано нарушенным. Иными словами, в первенстве и преимуществе в защите исключительного права значение имеет дата включения в ЕГРЮЛ, а в объеме охраны по видам деятельности – фактически осуществляемая деятельность.

Право на товарный знак и знак обслуживания

Пункт 155: исключительное право на товарный знак возникает и действует с даты его государственной регистрации.

Даже в Суде по интеллектуальным правам, в его судебных актах имелись разные точки зрения на то, действует ли исключительное право на товарный знак ретроспективно, распространяя свое действие после регистрации товарного знака на период с даты подачи заявки до даты регистрации, либо оно возникает и действует только с даты регистрации. Повод для первой точки зрения давала формулировка ст. 1491 ГК РФ «исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки...».

Однако данная точка зрения была отклонена президиумом Верховного Суда РФ в постановлении от 27 декабря 2017 г. №227П17, принятом по одному из уголовных дел, а теперь и пленумом ВС РФ. В обсуждаемом постановлении указано: «Положения статьи 1491 ГК РФ не могут быть расценены как свидетельство того, что действия, совершенные до даты государственной регистрации товарного знака, ... являются нарушением исключительного права на товарный знак».

Пункт 158 о нарушении прав на товарный знак в неиспользуемом доменом имени.

Верховный Суд указывает, что, по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. Вместе с тем, нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может быть не только использование доменного имени, но и сам факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Такое разъяснение, по всей видимости, должно пониматься так: неиспользуемое доменное имя нарушает исключительные права на товарный знак лишь в случае, если товарный знак признан общеизвестным. В остальных случаях (когда товарный знак не является общеизвестным) условием признания права на него нарушенным является, по общему правилу, использование доменного имени в связи с товарами (услугами), однородными тем, для которых товарный знак зарегистрирован.

Такой подход не кажется нам оправданным. На наш взгляд, следовало бы указать условия, при которых возможен отход от вышеуказанного общего правила в пользу правообладателя товарного знака в целях защиты от киберсквоттинга (регистрации доменов с целью их продажи тем, кто использует тождественные или сходные средства индивидуализации). Такими условиями могли бы быть длительное неиспользование доменного имени, попытки его продать, отсутствие реального интереса к владению им и другие критерии, применяемые в доменных спорах согласно Принципам единых правил рассмотрения споров о доменных именах (UDRP).

Впрочем, в постановлении также указано, что действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае, исходя из целей регистрации доменного имени, нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама такая регистрация.

Такой подход ставит защиту товарного знака в случае с неиспользуемым доменным именем под условие установления недобросовестной конкуренции, а потому достаточную защиту правообладателя товарного знака он не обеспечивает, так как лица, занимающиеся киберсквоттингом, чаще всего не являются конкурентами правообладателя товарного знака, а потому применимость этого подхода к основной массе случаев киберсквоттинга весьма сомнительна.

Пункты 75 и 162 о доказательствах и критериях определения угрозы смешения.

В постановлении получили необходимое окончательное закрепление подходы, уже сложившиеся в судебной практике рассмотрения споров о нарушении прав на товарные знаки.

Экспертиза о степени сходства не должна назначаться ни при каких обстоятельствах, поскольку оценка должна даваться с точки зрения обычного потребителя, без привлечения специальных знаний. Для установления вероятности смешения должны одновременно учитываться, в первую очередь, степень сходства обозначений (с учетом того, в отношении каких элементов имеется сходство) и однородность товаров. Верховный Суд подчеркивает совместное и одновременное влияние факторов степени сходства и однородности товаров на возникновение угрозы смешения товаров. Смешение, указывает он, возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Кроме того, суд должен учитывать и другие факторы: использование товарного знака, длительность и объем такого использования, степень известности и узнаваемости, степень внимательности потребителей соответствующего товара, наличие совпадающего элемента в серии товарных знаков правообладателя. В качестве доказательств наличия угрозы смешения могут использоваться опросы потребителей.

Пункт 166 о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием: при установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана его широкая известность.

Из указанного следует, что если обычный товарный знак не используется в отношении каких-либо товаров из перечня по государственному реестру, то его правовая охрана в отношении них прекращается, несмотря на то что она осталась в силе в отношении однородных товаров, для которых использование товарного знака было доказано. А неиспользование общеизвестного товарного знака в отношении товаров, однородных тем, для которых он используется и является общеизвестным, не влечет прекращение правовой охраны в отношении этих первых товаров.

Видимо, Верховный Суд исходил из того, что решение о прекращении правовой охраны общеизвестного товарного знака в отношении таких однородных товаров войдет в противоречие с п. 3 ст. 1508 ГК РФ, согласно которому правовая охрана общеизвестного товарного знака в силу самой его общеизвестности может распространяться на неоднородные товары, даже не указанные в перечне, не говоря уже об однородных, а потому не может быть прекращена в силу его неиспользования.

Пункт 172 об использовании ключевых слов в рекламе.

Согласно устоявшейся (но сомнительной с точки зрения ее соответствия смыслу закона) судебной практике, использование в контекстной рекламе в Интернете ключевых слов, воспроизводящих чужие товарные знаки (когда при вводе товарного знака в поисковую строку на экран выводятся рекламные объявления конкурента), не является нарушением исключительного права на товарный знак.

Вместе с тем, согласно разъяснению данного пункта постановления, использование таких ключевых слов и словосочетаний может быть признано актом недобросовестной конкуренции, что представляется правильным.

Список литературы:

Белов В.А. Гражданское право. Т. III. Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы: Учебник. М.: Юрайт, 2012.
Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М.: Статут, 2016.
Карапетов А.Г., Тузов Д.О. Сделки, совершенные в противоречии с императивными нормами закона, в контексте новой редакции ст. 168 ГК РФ//Вестник гражданского права. 2016. №5.

Источник: журнал «Патенты и лицензии» (№7/2019)

Статьи экспертов юридической фирмы INTELLECT >>

[1] Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. №28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края».

[2] Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. №8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ».

[3] Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. №28-П.

[4] Там же.

[5] Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. №305-ЭС16-13233.

комментарии по тем разъяснениям, которые видятся наиболее актуальными, а также по тем, которые вызывают возражения.

авторское право, доменные споры, интеллектуальная собственность, международные товарные знаки, международный патент, патенты, споры по интеллектуальной собственности, товарные знаки