О защите коммерческих обозначений
Что такое «коммерческое обозначение», какие нормы закона его охраняют и как защитить его в суде.
Все знают, что оригинальные названия и другие обозначения товаров, услуг можно и нужно регистрировать в качестве товарных знаков, — тогда они будут защищены от захвата другим лицом и от использования конкурентами (в т.ч. от использования обозначения, сходного до степени смешения).
Охраняются и фирменные наименования юридических лиц. Причем для этого не нужно выполнять никаких формальностей: исключительное право на фирменное наименование возникает автоматически одновременно с регистрацией юридического лица.
Но как быть, например, с названиями кафе, ресторана, салона красоты, магазина, прачечной, кинотеатра и прочими обозначениями небольших предприятий?
Предприятие — это не юридическое лицо, а некий имущественный комплекс с недвижимостью, оборудованием, инвентарем, сырьем, иным имуществом. И его название может не совпадать с фирменным наименованием. А логотипы фирменными наименованиями не могут быть в принципе.
Да, можно в отношении тех товаров или услуг, которые выпускает или оказывает предприятие, регистрировать товарные знаки, и тогда права на товарный знак дадут защиту и обозначению самого предприятия — настолько широка сфера действия права на товарный знак. Например, товарный знак (знак обслуживания) можно зарегистрировать в отношении кафе и ресторанов, кинотеатров, торговых центров и услуг многих других предприятий. Особенно часто в реестре товарных знаков встречаются обозначения именно сетевых предприятий общественного питания и магазинов.
Но неужели закон не дает подобной защиты владельцам небольших предприятий, которые обычно и не задумываются о необходимости регистрации товарного знака или жалеют средства на такую регистрацию? Да им и не нужна общероссийская охрана названия или логотипа. Их интерес обычно состоит только в том, чтобы на той же улице или в том же районе/городе не появилось аналогичное предприятие конкурента под тем же названием, а также в том, чтобы никто другой не запретил им его использование.
И если какой-нибудь конкурент такого субъекта совершит недобросовестные действия по использованию такого же названия ради увода клиентов или кто-нибудь захватит это название путем регистрации своего товарного знака с последующим предъявлением претензий, то оставить этого субъекта без защиты будет как-то несправедливо.
Думается, что под влиянием именно таких соображений в гражданском законодательстве России и других стран появились нормы об охране коммерческих обозначений.
Какие нормы закона охраняют коммерческие обозначения
До вступления в силу 1 января 2008 года части четвертой Гражданского Кодекса РФ коммерческое обозначение упоминалось лишь в ст. 1027 ГК РФ о предмете договора коммерческой концессии, что не позволяло говорить о его правовой охране, поскольку для этого нужна правовая регламентация отношений, определение прав и обязанностей, условий их возникновения и действия, то есть некий правовой режим. Просто упоминания термина недостаточно. Даже в качестве возможного объекта сделки.
Причем коммерческое обозначение не было упомянуто даже в ст. 132 ГК РФ о составе предприятия, под которым закон понимает имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности и включающий в себя все виды имущества.
Первым, видимо, судебным процессом о защите коммерческого обозначения, которое в итоге не было признано таковым, но фактически получило-таки защиту, стало дело Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области 2001 года №А56-5498/01 о названии магазина «Галерея вин». В этом деле суды оставили в силе решение территориального управления Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, увидевшего недобросовестную конкуренцию в использовании конкурентом совпадающего наименования магазина. Суды, правда, не стали определять статус этого названия, а ограничились указанием на него как на часть фирменного наименования пострадавшего конкурента (ООО «Галерея вин — Нева») и применением общих норм о защите конкуренции.
А вступившая в силу 1 января 2008 года часть четвертая ГК РФ и её статьи 1538-1541 ГК РФ позволяют более уверенно квалифицировать и защищать подобные наименования в качестве коммерческих обозначений, поскольку содержат следующие признаки этого средства индивидуализации:
- коммерческое обозначение является средством индивидуализации именно предприятия как имущественного комплекса (появилось его упоминание и в ст. 132 ГК РФ);
- оно фактически используется в отношении одного или нескольких предприятий;
- оно обладает достаточными различительными признаками (т.е. не является просто указанием на вид предприятия, на характеристики его услуг и товаров — как, например, «Прачечная» или «Районная пекарня»);
- оно не несет в себе угрозу введения потребителей в заблуждение ввиду совпадения или сходства до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого исключительное право в соответствующей сфере деятельности возникло ранее;
- оно известно в пределах определенной территории.
Более кратко понятие коммерческого обозначения дал Суд по интеллектуальным правам (далее — СИП) в Постановлении от 27.10.2015 г. по делу №А60-934/2015:
Под коммерческим обозначением понимается символ, не являющийся фирменным наименованием, используемый субъектом предпринимательской деятельности в целях индивидуализации своего торгового, промышленного или иного предприятия как имущественного комплекса, подлежащий правовой охране в силу известности на определенной территории, не требующий регистрации в специальном реестре.
Действительно, исключительное право на коммерческое обозначение возникает в силу самого факта его использования в отношении предприятия и факта приобретения им известности у потребителей (хотя бы на какой-то территории), и это очень удобно. Выполнять какие-либо формальности, нести затраты на фиксацию коммерческого обозначений не нужно. Не требуется даже фиксировать его во внутренней документации предприятия. Доказывать вышеуказанные основания возникновения исключительного права на коммерческое обозначение можно и нужно представлением соответствующих доказательств в любой момент, когда возникнет необходимость предъявить кому-то претензии о нарушении прав или, напротив, защититься от требований. А если кто-то ведёт какие-то реестры коммерческих обозначений и продаёт свои услуги по включению обозначений в них под предлогом того, что это облегчит в будущем защиту коммерческого обозначения, то иначе, как мошенниками, таких дельцов назвать трудно.
Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом, в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в Интернете.
Но, к сожалению, не все так просто с охраной коммерческих обозначений.
Сразу возникли вопросы:
- Предприятие действительно должно быть непременно недвижимостью, что требует подтверждения наличия вещных прав на него, а может быть даже и государственной регистрации в качестве недвижимой вещи?
- Какого уровня известность подразумевает законодатель в качестве условия возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, как её доказывать?
Посмотрим, к чему пришла российская судебная практика.
Как защитить коммерческое обозначение в суде
В первых судебных делах был виден весьма лояльный к владельцам предприятий подход. Так, например, в судебном деле №А43-10617/2009 было защищено исключительное право на коммерческое обозначение «Городская ритуальная служба», и при этом, судя по перечисленным в судебных актах доказательствам, принадлежность истцу каких-либо объектов недвижимости не устанавливалась.
Известны и судебные дела без наличия спора о существовании коммерческого обозначения, где мимоходом, в ряду принадлежащих истцу или ответчику других средств индивидуализации и без установления степени их известности, коммерческими обозначениями были признаны названия интернет-магазинов «КОЗА-ДЕРЕЗА отборные игрушки» (дело №А76/18900/2011) и «Март игрушка» (дело №А43-35776/2021), а также доменное имя сайта интернет-магазина ladatuningshop.ru (дело №А55-28753/2020).
Однако в спорах именно о существовании права на коммерческое обозначение СИП начал применять гораздо менее лояльный подход по вопросам о том, что такое предприятие и какой уровень его известности требуется.
Особенно часто такие споры доходят до СИПа из Роспатента, который на досудебной административной стадии рассматривает возражения владельцев предприятий против предоставления правовой охраны чужим товарным знакам. В таких делах они ссылаются на то, что открыли свой ресторан, магазин, салон красоты, иное предприятие раньше даты подачи заявки на товарный знак, и просят регистрацию последнего аннулировать (см. п. 8 ст. 1483 ГК РФ).
Действительно, если, как это часто бывает, предприниматель открыл свое предприятие, придумал для него оригинальное название, стал использовать, но не подумал о его регистрации в качестве товарного знака или пожалел на это средств, а потом кто-то зарегистрировал это название в качестве своего товарного знака и предъявил владельцу предприятия претензии (ну, или просто заблокировал таким своим действием возможность регистрации товарного знака владельцем предприятия), то остаётся оспаривать такую регистрацию. И подобных дел немало.
Но и споры о нарушениях исключительных прав на коммерческие обозначения, когда владелец предприятия предъявляет своему конкуренту иск, тоже доходят до СИПа как до суда кассационной инстанции, и тот определяет (если такой вопрос ставится в кассационной жалобе недовольной стороны): а правильно ли нижестоящие суды признали/не признали существование коммерческого обозначения.
И однажды СИП в Постановлении от 28.04.2017 по делу №А60-1837/2016 отказался признавать право на коммерческое обозначение в виде части доменного имени по мотиву недоказанности его достаточной известности, задав в судебной практике соответствующий тренд:
Необходимо, чтобы употребление коммерческого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории. Только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и соответственно только на такое обозначение возникает исключительное право. Интернет-сайт и доменное имя не являются средствами индивидуализации, исключительное право на само по себе доменное имя или сайт, как на коммерческое обозначение возникнуть не может. То есть для того, чтобы обозначение, входящее в состав доменного имени, приобрело статус коммерческого обозначения, оно должно отвечать требованиям, предъявляемым действующим законодательством к коммерческим обозначениям.
Аналогичная правовая позиция была изложена также и в деле №А60-57142/2017.
С тех пор СИП в качестве условия возникновения исключительного права на коммерческое обозначение постоянно называет хорошую (значительную) известность и узнаваемость обозначения среди потребителей.
То есть, и это важно подчеркнуть, недостаточно просто использовать коммерческое обозначение для своего предприятия, а затем сделать декларативное утверждение такого рода: «Раз я использую, значит, моё обозначение известно».
Данный строгий подход получил закрепление в Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ (утв. Постановлением Президиума СИП от 20.02.2020), где указано следующее:
Для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо, чтобы его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право.
Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров об известности обозначения на определенной территории.
В то же время суд добавил:
Особенности самого обозначения (наличие оригинальных словесных и графических элементов, цветовое оформление и пр.) могут ускорить приобретение им известности в результате его использования правообладателем для индивидуализации своего предприятия на определенной территории по сравнению с обозначением, не обладающим такими индивидуализирующими особенностями.
Конкретным примером применения такого подхода можно считать, например, решение СИПа от 22.08.2022 по делу №СИП-465/2022 о названии ресторана «Армянский дворик». Несмотря на наличие у предпринимателя нескольких таких ресторанов, суд не посчитал доказанной известность обозначения «широкому кругу лиц» и, в частности, сослался на небольшое количество отзывов о них в Интернете.
Более того, требуется доказать применение и известность обозначения именно в отношении предприятия как объекта недвижимости. И несмотря на то что мы живём в цифровом веке, согласно сложившейся судебной практике, обозначение интернет-магазина и иного сайта в качестве коммерческого не признается, даже если доказана его хорошая известность, — за исключением, конечно, тех случаев, когда оно одновременно применяется в отношении тех или иных помещений: пунктов выдачи товаров, сервисных центров и т.п. (см. Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 апреля 2023 г. по делу №СИП-683/2022, от 10 февраля 2023 г. по делу №СИП-501/2022, от 22 декабря 2022 г. по делу №СИП-388/2022).
В решении от 29.09.2022 г. по делу №СИП-300/2022 встречаем такую фразу:
Указанные документы могут быть квалифицированы только как доказательства, подтверждающие деятельность общества «Мир Офиса» в качестве аптечного пункта по адресу..., но не наличие права на имущественный комплекс, который включает в себя земельные участки, здания, сооружения и т.п.
То есть даже доказанного наличия помещения под соответствующей вывеской недостаточно, а нужен именно комплекс имущества!
Ну, и нужно помнить, что обязательным условием правовой охраны коммерческого обозначения является его применение именно в отношении предприятия, а не товаров и услуг. В решении СИПа от 28.12.2021 по делу №СИП-1081/2021, например, читаем:
С учетом этого довод заявителя, согласно которому использование указанного обозначения в товарных накладных, счет-фактурах, в журнальных статьях и сети Интернет, на упаковке товаров, является достаточным доказательством наличия у предпринимателя права на коммерческое обозначение в отсутствии подтверждения маркировки данным обозначением непосредственно предприятия, например посредством установки соответствующей вывески, указания в рекламной, деловой, товаросопроводительной и пр. документации предприятия, а не продукции "ЧИСТОGUN", подлежит отклонению.
И мы в своей деятельности часто наблюдаем эту ошибку наших оппонентов или тех, кто обратился к нам за услугой, когда они полагают, что коммерческое обозначение — это тот же товарный знак, но только незарегистрированный. Нет, коммерческое обозначение, в отличие от товарного знака, обозначает предприятие как комплекс имущества, обязательно включающий в себя недвижимость, и это нужно помнить в первую очередь. Поэтому маркировка на упаковке товара или в документации сама по себе совершенно не означает ни существование предприятия, ни применения в отношения него соответствующего обозначения, ни известности потребителям о таком использовании.
В то же время судебная практика хотя бы не требует в качестве условия возникновения коммерческого обозначения государственной регистрации предприятия в качестве объекта недвижимости, каковым оно, согласно ст. 132 ГК РФ, и является (см. Постановления Суда по интеллектуальным правам от 22 ноября 2019 г. по делу №А33-2388/2018, от 24 июля 2018 г. по делу №А79-11966/2017, от 28 апреля 2017 г. по делу №А60-1837/2016). Достаточно любых вещных прав на помещения (например, аренды), даже незарегистрированных.
Вышеизложенное, однако, не означает, что исключительное право на коммерческое обозначение, если оно будет признано, может быть нарушено только путем его использования на вывеске предприятия. Поскольку, согласно ст. 1539 ГК РФ, правообладателю принадлежит исключительное право использования обозначения любым не противоречащим закону способом (в том числе путем указания на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в Интернете), то и нарушение этого права может быть допущено любыми способами, влекущими угрозу смешения (по нарушению в доменном имени см., например, Постановление СИП от 21.09.2022 по делу №А71-14776/2020).
Территория действия права на коммерческое обозначение
Что же касается территориальных границ действия исключительного права на коммерческое обозначение, то толкование положений ГК РФ по этому вопросу представляет собой известную сложность. С одной стороны, согласно п. 1 ст. 1540 ГК РФ, исключительное право на коммерческое обозначение действует на всей территории страны, а с другой, оно индивидуализирует конкретное предприятие по определенному адресу, и условием возникновения его правовой охраны является известность в пределах определенной территории (п. 1 ст. 1539 ГК РФ).
И толкование этих положений в том смысле, что обозначение должно быть известно как минимум в границах города (или даже городского района), но исключительное право при этом возникает на всей территории страны, выглядит очень сомнительно. Хотя бы потому, что оно подразумевает такое ограничение свобод и интересов тех третьих лиц, чьи предприятия находятся очень далеко, которое непропорционально охраняемым интересам правообладателя. Ему и не нужна охрана там, где потребители не знают и не могут знать о существовании его кафе, ресторана, кинотеатра, салона красоты или иного предприятия.
И в различных судебных делах о защите прав на коммерческие обозначения нашёлся целый ряд судебных актов со следующим толкованием закона, которое мне представляется правильным.
По смыслу п. 1 ст. 1540 ГК РФ исключительное право в Российской Федерации возникает в отношении коммерческих обозначений, которые индивидуализируют предприятия, находящиеся на территории страны. Требование известности коммерческого обозначения в пределах определенной территории в принципе предопределяет характер исключительного права на указанное средство индивидуализации, а именно: такое исключительное право имеет локальный характер, его действие всегда ограничено конкретной местностью (город, район и т.д.). Иными словами, не исключено сосуществование коммерческих обозначений, известных в пределах различных (непересекающихся) территорий (Постановления СИП от 09.04.2019 по делу №А32-53611/2017, Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.11.2022 по делу №А64-1709/2022, Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2021 по делу №А65-284/2021, Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2021 по делу №А54-3729/2020, Седьмого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2019 по делу №А27-90/2019 и др.).
В то же время оспаривать регистрацию чужого товарного знака можно при известности коммерческого обозначения на любой сколь угодно небольшой территории — если, конечно, будут доказано существование всех вышеизложенных условий возникновения исключительного права на это обозначение (наличие предприятия, различительная способность его обозначения, хорошая известность потребителям). Поскольку право на товарный знак действует на всей территории страны (а значит, и на территории известности коммерческого обозначения), то пересечение территорий правовой охраны происходит при любой, даже крайне ограниченной, территории известности коммерческого обозначения, а потому сосуществование товарного знака и коммерческого обозначения разных лиц признается недопустимым (см. судебные акты СИПа по делу №СИП-949/2020).
* * *
Таким образом, для того, чтобы защитить обозначение предприятия в качестве коммерческого от нарушения конкурентом, открывшим одноименное предприятие по соседству, равно как и для того, чтобы оспорить со ссылками на него чужой более поздний товарный знак, необходимо очень и очень постараться. Предстоит выдержать весьма нелегкое бремя доказывания наличия самого предприятия (имущественного комплекса), наличие вещных прав на него, применение в отношении него соответствующего обозначения и значительную известность у потребителей такого обозначения.
Поэтому приходится говорить о том, что, к сожалению, в качестве коммерческих обозначений у нас на самом деле охраняются не названия или иные обозначения небольших предприятий шаговой доступности, которым такая охрана как раз и нужна, а названия и логотипы больших известных заводов, владельцы которых и так регистрируют их в качестве товарных знаков, и охрана таковых в качестве коммерческих обозначений им, в общем-то, не нужна.
Такой подход не выглядит сбалансированным.
Остается надеяться на то, что суды станут более лояльными к владельцам небольших предприятий если не в делах об оспаривании регистрации чужих товарных знаков, то хотя бы в их спорах друг с другом о нарушении исключительных прав на коммерческие обозначения. Подобные споры должны, на мой взгляд, решаться просто на основании принципа первенства и угрозы смешения в глазах даже небольшой группы потребителей.
Ну и, конечно, будем надеяться на то, что в наш век предприятием (хотя бы для целей защиты коммерческих обозначений) станут считать и цифровые платформы, используемые для торговли и ведения другой коммерческой деятельности. Охраны своих обозначений в качестве коммерческих они, безусловно, тоже заслуживают.
Материал Максима Лабзина подготовлен специально для сайта INTELLECT
Статьи экспертов юридической фирмы INTELLECT >>
Похожие материалы
