Товарный знак как актив
Руководитель ООО может привлекаться к солидарной ответственности за вывод актива в виде товарного знака.
12.01.2023 | Адвокатская газета | Зинаида Павлова
Верховный Суд опубликовал Определение №305-ЭС22-11906 от 20 декабря 2022 г. по делу №А40-96008/2021 о взыскании убытков владельцем товарного знака с генерального директора общества, который допустил передачу указанного актива другой организации.
Участник ООО «Маракуйя Глобал» Сергей Ковалёв владеет долей в 9,568% уставного капитала общества. Другой участник, доля которого составляет 90,432%, – Мария Макарова, которая также является генеральным директором этой организации. Основными видами деятельности общества являются создание и использование баз данных и информационных ресурсов. Общество также является правообладателем товарного знака Maraguia, зарегистрированного по заявке от 18 мая 2015 г. Для продвижения услуг, оказываемых обществом, был создан сайт, где общество было указано в качестве владельца сайта и товарного знака.
В августе 2015 г. между обществом и ПАО «Лето Банк» (в настоящее время – ПАО «Почта Банк») был заключен контракт на оказание услуг в рамках восстановления национальных лесных парков на территории РФ, в результате исполнения обязательств по которому общество получало доход от использования товарного знака Maraguia.
В ноябре 2016 г. было создано ООО «Лаборатории Леса», и товарный знак Maraguia фактически стал использоваться этим юрлицом: контактные данные «Маракуйя Глобал» на сайте были заменены данными общества «Лаборатории Леса», которое стало получать прибыль от использования товарного знака при одновременном прекращении получения прибыли его первоначальным владельцем.
В январе 2019 г. между обществами «Маракуйя Глобал» в лице Марии Макаровой (правообладатель) и «Лаборатории Леса» (правопреемник) был заключен договор уступки исключительного права на товарный знак Maraguia в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве о регистрации товарного знака, за вознаграждение в 10 тыс. руб. Впоследствии договор был признан судом недействительным как сделка, совершенная в ущерб обществу «Маракуйя Глобал» и выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности общества, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее заключение (дело №А40-17503/2020).
Действуя в интересах ООО «Маракуйя Глобал», Сергей Ковалёв обратился в арбитражный суд с иском к Марии Макаровой и обществу «Лаборатории Леса» о взыскании солидарно убытков на сумму 105,6 млн руб. В обоснование иска он указал, что незаконное использование исключительных прав на товарный знак в период с января 2017 г. по декабрь 2019 г. лишило общество «Маракуйя Глобал» возможности использовать его в своей деятельности и привело к уменьшению выручки, а также к увеличению выручки общества «Лаборатории Леса» за счет перераспределения клиентского спроса. Размер убытков за 2016–2019 гг. был определен истцом с учетом заключения специалиста, подготовленного на основании финансовой отчетности обществ «Маракуйя Глобал» и «Лаборатории Леса», согласно которому упущенная выгода возникла в результате неправомерных действий гендиректора Марии Макаровой, совершенных самостоятельно или совместно с иными лицами.
Арбитражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении иска, а апелляция и кассация поддержали его решение. Тем самым три судебные инстанции сочли, что материалы дела не содержат доказательств, позволяющих установить наличие совокупности условий для возложения на ответчиков гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков (упущенной выгоды). Они также указали на недоказанность истцом противоправного поведения Марии Макаровой и факта причинения ею убытков обществу «Маракуйя Глобал» на заявленную сумму, сославшись на отсутствие сведений о том, какие именно действия общества «Лаборатории Леса» и его работников повлекли или могли повлечь возникновение на стороне истца убытков в виде упущенной выгоды.
Суды добавили, что истец не обладает полномочиями на предъявление иска о взыскании убытков с ООО «Лаборатории Леса», поскольку правила об имущественной ответственности, вытекающие из корпоративных споров, применяются к конкретным субъектам, каким указанное общество не является, поэтому на него не может быть возложена ни солидарная, ни какая-либо иная ответственность. Кроме того, проведенная специалистом оценка потенциально возможного дохода (размера предполагаемой выручки) за вычетом возможного расхода не свидетельствует о доказанности совокупности условий, необходимых и достаточных для привлечения ответчиков к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков.
Не согласившись с решениями судов, Сергей Ковалёв обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС, рассмотрев жалобу, напомнила, что установленная ст. 53.1 ГК РФ ответственность органов хозяйственного общества служит средством внутрикорпоративного регулирования: единоличный исполнительный орган отвечает перед участниками за управление доверенным ему обществом, а также за представление интересов общества при заключении сделок с иными участниками оборота. Лицо, которому участниками общества доверено руководство его деятельностью, должно использовать свои полномочия для удовлетворения общих интересов общества, отвечающих интересам его участников, не вправе подменять интересы корпорации личным интересом либо интересами третьих лиц (конфликт интересов) и обязано возместить убытки, причиненные обществу, если в условиях конфликта интересов оно действовало недобросовестно.
Соответственно, если руководитель общества действовал с заинтересованностью (в условиях конфликта интересов) и допустил незаконную передачу имущества третьим лицам, он может быть привлечен к имущественной ответственности на основании п. 1 ст. 53.1 ГК в форме возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды, поскольку такое поведение нарушает интересы общества (его участников), не отвечая критерию (требованию) добросовестного ведения дел. «Право общества на предъявление иска о взыскании упущенной выгоды (дохода) к собственному единоличному исполнительному органу не исключает возможности предъявления иска, направленного на удовлетворение того же имущественного интереса за счет неосновательно обогатившегося лица, участвовавшего в выводе имущества. К совпадающим обязательствам упомянутых лиц перед обществом подлежат применению нормы о солидарных обязательствах», – отмечается в определении.
В рассматриваемом деле, пояснил Суд, было установлено наличие заинтересованности единоличного исполнительного органа общества «Маракуйя Глобал» – Марии Макаровой в заключении договора на отчуждение прав на товарный знак, поскольку она состоит в браке с гражданином П., одним из участников общества «Лаборатории Леса», обладающим 75% уставного капитала данного общества. Этот участник при заключении договора от 19 января 2019 г. действовал от имени Марии Макаровой по доверенности. Указанный договор был заключен на заведомо и значительно невыгодных условиях для общества «Маракуйя Глобал», поскольку действительная стоимость товарного знака превысила 1 млн руб., притом что предусмотренное договором вознаграждение за уступку составило символическую сумму в 10 тыс. руб. Фактически товарный знак Maraguia стал использоваться обществом «Лаборатории Леса» до заключения указанного договора – с 2016 г., путем его размещения на сайте. Эти обстоятельства не подлежат оспариванию при рассмотрении текущего спора, поскольку они были установлены при рассмотрении дела №А40-17503/2020 с участием тех же лиц, поясняется в определении.
«Таким образом, при осуществлении полномочий генерального директора общества "Маракуйя Глобал" Мария Макарова действовала с заинтересованностью по отношению к обществу "Лаборатории Леса", допустив использование последним коммерческих возможностей общества "Маракуйя Глобал", связанных с товарным знаком Maraguia, и совершила незаконное отчуждение данного товарного знака, что в соответствии с положениями п. 4 ст. 1, ст. 53.1 и 1107 Гражданского кодекса образует достаточные основания для возложения на Марию Макарову и общество "Лаборатории Леса" обязанности по возмещению упущенной выгоды (дохода), в связи с чем выводы судов об обратном нарушают нормы гражданского законодательства», – подчеркнул ВС.
Он также не согласился с выводами нижестоящих судов о том, что истцом не доказан размер убытков (упущенной выгоды). Дело в том, поясняется в определении, что при доказывании размера упущенной выгоды истец должен раскрыть доказательства, подтверждающие действительную возможность ее извлечения в соответствующем размере (в том числе с учетом того, какая деятельность велась обществом до нарушения его права, какие приготовления были сделаны для ее продолжения). При этом в отношении выгоды, упущенной обществом в связи с выводом ключевого актива, нужно учитывать, что само по себе использование товарного знака как средства индивидуализации товаров и хозяйствующих субъектов, как правило, позволяет обеспечивать получение прибыли его обладателем за счет формируемых у покупателей предпочтений, ассоциируемой с товарным знаком деловой репутации юрлица и т.п. Переключение спроса и перераспределение возможности извлечения выгоды (прибыли) от правообладателя к иному лицу являются обычными последствиями незаконного использования товарного знака.
В связи с этим размер выгоды, упущенной в связи с выводом имущества (товарного знака) из общества и утратой возможности ведения деятельности с его использованием, может устанавливаться на основании как данных о прибыли правообладателя за аналогичный период до нарушения обязательства ответчиком и (или) после того, как это нарушение было прекращено, так и сопоставления данных о величине прибыли, полученной правонарушителем на основе использования такого имущества, в том числе за счет переключения спроса, если должником не будет доказано, что выгода в соответствующем размере не могла быть получена истцом, в том числе с учетом объемов и качества производимых товаров, оказываемых услуг, иных условий его деятельности.
В свою очередь, при установлении размера упущенной выгоды необходимо учитывать затраты лица, которое оно обязано было бы понести в связи с извлечением прибыли, т.е. из вероятного дохода лица нужно вычесть расходы, которое оно понесло бы для извлечения дохода. Если подсчет упущенной выгоды производится на основании доходов ответчика, следует учитывать объем затрат, который понес ответчик для извлечения этого дохода.
В обоснование иска Сергей Ковалёв указывал, что формирование прибыли как ООО «Маракуйя Глобал» (до 2016 г.), так и общества «Лаборатории Леса» (после 2016 г.) осуществлялось за счет оказания услуг под товарным знаком Maraguia с использованием интернет-сайта. По итогам деятельности за указанный год, осуществляемой с использованием данного товарного знака, «Маракуйя Глобал» получило прибыль в общем размере 78,6 млн руб. После того как контактные данные истца на сайте были заменены данными общества «Лаборатории Леса», прибыль «Маракуйя Глобал» упала до 12,5 млн руб. за 2017 г., в то время как у общества «Лаборатории Леса» она составила 107,1 млн руб. В последующие годы прибыль истца еще уменьшилась, а у общества «Лаборатории Леса», напротив, возросла.
«Обществом "Лаборатории Леса" не были представлены доказательства, которые бы свидетельствовали о том, что извлечение им прибыли в 2016–2019 гг. в соответствующем размере было обусловлено иными обстоятельствами, не связанными с использованием товарного знака "Maraguia", а равно доказательства, опровергающие возможность извлечения прибыли в соответствующем размере обществом "Маракуйя Глобал". В нарушение положений ст. 71, ч. 1 ст. 168 АПК РФ обоснованность представленного расчета судами по существу не проверена со ссылкой на неточный характер определения размера убытков», – отмечается в определении ВС.
То обстоятельство, что представленная истцом оценка размера убытков является приблизительной и носит вероятностный характер, не могло служить основанием для отказа во взыскании убытков, добавил Верховный Суд. Судам следовало дать оценку разумности предложенного истцом подхода к определению размера убытков, установив, приведет ли применение данного подхода к получению справедливой (соразмерной) компенсации, отвечающей уровню дохода (прибыли), который мог быть получен истцом за использование товарного знака или, по крайней мере, уровню дохода (прибыли), который мог быть извлечен из использования товарного знака обществом «Лаборатории Леса». В итоге ВС отменил решения нижестоящих судов и вернул дело на новое рассмотрение в АСГМ.
Адвокат, партнер, руководитель практики по интеллектуальной собственности BIRCH LEGAL, старший преподаватель Департамента права цифровых технологий и биоправа факультета права НИУ ВШЭ Екатерина Тиллинг в комментарии «АГ» отметила: несмотря на то, что в деле, по сути, разрешен корпоративный вопрос, связанный с возможностью привлечения к солидарной ответственности гендиректора общества за недобросовестное поведение, ВС обратил внимание на два важных вопроса. «Прежде всего, это обоснование и расчет убытков в виде упущенной выгоды, который всегда требует серьезных обоснований и доказательств от обеих сторон судебного процесса. Другой вопрос – использование товарного знака как ключевого актива в хозяйственной деятельности компании», – пояснила она.
Так, Суд отметил, что в отношении выгоды, упущенной обществом в связи с выводом ключевого актива – товарного знака, необходимо учитывать, что его использование как средства индивидуализации товаров и хозяйствующих субъектов (п. 1 ст. 1477 ГК), как правило, позволяет обеспечивать получение прибыли его обладателем за счет формируемых у покупателей предпочтений, ассоциируемой с товарным знаком деловой репутации юридического лица и т.п. «Переключение спроса и перераспределение возможности извлечения выгоды (прибыли) от правообладателя к иному лицу являются обычными последствиями незаконного использования товарного знака. При новом рассмотрении дела судам предстоит дать оценку разумности предложенного истцом подхода к определению размера убытков, установив, приведет ли применение данного подхода к получению справедливой (соразмерной) компенсации, отвечающей уровню дохода (прибыли), который мог быть получен обществом "Маракуйя Глобал" с использованием товарного знака, или, по крайней мере, уровню дохода (прибыли), который мог быть извлечен из использования товарного знака обществом-ответчиком», – считает Екатерина Тиллинг.
Наш комментарий:
Анастасия Герман, INTELLECT, специально для «Адвокатской газеты»:
Ведущий юрист INTELLECT Анастасия Герман полагает, что критика решений нижестоящих инстанций со стороны Экономколлегии ВС представляется обоснованной. «Вряд ли можно назвать правильным подход, при котором отчуждение товарного знака другому лицу, признанное сделкой с заинтересованностью, не является основанием для возложения обязанности по возмещению упущенной выгоды прежнему правообладателю. Причем эта обязанность, как справедливо заметил ВС, касается как гендиректора, заключившего договор, так и нового правообладателя товарного знака», – отметила она.
Эксперт добавила, что невозможность определить размер убытков, которые обществу-правообладателю причинило лицо, получившее исключительное право незаконно, на основании сопоставления объемов их выручки (прибыли) в связи с использованием товарного знака – еще одна ошибочная позиция нижестоящих судов в этом деле, исправленная Верховным Судом. «Это обусловлено спецификой товарного знака – средства индивидуализации, использование которого увязано с деловой репутацией правообладателя, формируемыми у потребителей предпочтениями и ассоциациями с его деятельностью. В ситуации, когда товарный знак используется незаконно, спрос на товары и услуги перераспределяется, а прибыль, которая может многократно превышать доходы правообладателя, получает не уполномоченное на использование товарного знака лицо. Отсутствие каких-либо доказательств ответчиков об ином источнике возникновения прибыли, нежели использование спорного средства индивидуализации, подтверждает справедливость позиции ВС», – резюмировала Анастасия Герман.
Комментарии экспертов юридической фирмы INTELLECT >>
Похожие материалы
