Мы в соцсетях
print

Дело Ждуна

Суд по интеллектуальным правам запретил необоснованное снижение компенсации по «делу Ждуна».

05.08.2019 | Новая адвокатская газета | Екатерина Коробка

Суд указал на недопустимость применения патентных норм при защите авторских прав и на невозможность самовольного изменения судом способа расчета компенсации. Эксперты «АГ» поддержали выводы Суда по интеллектуальным правам. При этом одна из них указала, что в постановлении подробно разбираются вопросы применения норм о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав и установлении ее размера. Другой заметил, что постановление кассации призвано устранить правовую неопределенность относительно необоснованного снижения компенсации, усугубившуюся постановлением Конституционного Суда.

Суд по интеллектуальным правам направил на новое апелляционное рассмотрение спор о нарушении авторских прав между правообладателем образа «Ждун» в России и производителем мягких игрушек (дело №А56-56792/2017). В своем Постановлении от 11 июля 2019 г. №С01-378/2019 СИП пришел к выводу, что вторая инстанция необоснованно применила нормы патентного права при нарушении авторских прав, самостоятельно изменила способ расчета компенсации и необоснованно снизила ее размер.

Причины спора и выводы первой инстанции

В апреле 2017 года ООО «Си Ди Лэнд контакт» получило исключительную лицензию на использование в РФ произведения изобразительного искусства, известного в России как «Ждун». Позднее лицензиату стало известно, что «Компания "Играмир"» изготавливает и продает мягкие игрушки, воспроизводящие образ Ждуна. Тогда «Си Ди Лэнд контакт» приобрел у потенциального нарушителя 2 тыс. таких игрушек на сумму более 700 тыс. руб., из которых оплатил чуть более 500 тыс.

Полагая, что его права нарушены, «Си Ди Лэнд контакт» обратился с претензией к «Компании "Играмир"», в которой потребовал прекратить нарушение и выплатить компенсацию. Поскольку самостоятельно урегулировать конфликт не удалось, правообладатель обратился в арбитражный суд.

АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области решением от 20 сентября 2018 г. удовлетворил исковые требования в полном объеме. При определении размера компенсации суд исходил из характера нарушения, количества реализованных игрушек и неоднократности нарушений.

Лицензиат просил взыскать 908 тыс. руб. компенсации за нарушение права на произведение на основании п. 3 ст. 1301 ГК РФ и определил сумму компенсации, исходя из двукратного размера стоимости права использования произведения. Для определения рыночной стоимости права использования соответствующего произведения была проведена судебная экспертиза, которая подтвердила расчеты истца.

Ответчик посчитал, что сумму компенсации необходимо снизить, однако суд отклонил эти доводы, отметив, что при расчете, исходя из двукратной стоимости права использования произведения, закон не предоставляет суду право на самостоятельное определение суммы компенсации, а дает ему право на снижение лишь в исключительных обстоятельствах. По мнению суда, в данном случае размер компенсации был определен с максимально возможной точностью.

Кроме того, арбитражный суд посчитал, что нарушение прав на Ждуна было совершено ответчиком неоднократно. В качестве обоснования суд сослался на письмо «Компании "Играмир"», в котором она подтвердила предшествующее рассмотрению дела распространение соответствующих игрушек в детских садах, больницах и благотворительных организациях.

АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области также взыскал с ответчика более 500 тыс. руб., которые истец потратил на закупку контрафактных товаров, в частности указав, что ООО «Си Ди Лэнд контакт» закупило 2 тыс. игрушек из-за необходимости верного определения размера подлежащей взысканию компенсации.

Апелляция существенно уменьшила компенсацию

В постановлении от 19 декабря 2018 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о наличии оснований для изменения решения суда первой инстанции и снизил размер компенсации с 908 до 200 тыс. руб., а вместо 522 тыс. расходов на приобретение контрафактного товара взыскал только около 40 тыс. руб.

В данном споре суд сослался на Постановление Конституционного Суда от 13 декабря 2016 г. №28-П, согласно которому снижение размера компенсации ниже низшего предела возможно по заявлению ответчика при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено впервые; использование интеллектуальной собственности не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер.

Апелляция обратила внимание на тот факт, что истец закупил у ответчика 2 тыс. мягких игрушек, а в дальнейшем самостоятельно реализовал их. Как указано в постановлении, в результате производства и реализации «Компанией "Играмир"» мягких игрушек доход получен истцом. При этом данная продукция не признавалась контрафактной и не уничтожалась в соответствии с требованиями законодательства.

Снижая размер компенсации, суд также исходил из признания нарушения исключительного права однократным, отсутствия доказательств причинения убытков «Си Ди Лэнд контакт», а также из того, что незаконное изготовление и продажа игрушек не являются существенной частью предпринимательской деятельности ответчика, а незаконное использование спорного произведения не носило грубый характер.

Устанавливая размер подлежащих возмещению за счет ответчика издержек на приобретение контрафактного товара, суд апелляционной инстанции принял во внимание то, что согласно сведениям, размещенным на сайте «Играмира», минимальная партия приобретаемого товара составляет 100 штук. В связи с этим необходимые затраты на сбор доказательств, по мнению апелляции, составили около 40 тыс. руб.

Кроме того, Тринадцатый ААС исходил из того, что спорный результат интеллектуальной деятельности является не произведением искусства, а промышленным образцом.

СИП вернул дело в апелляцию

«Си Ди Лэнд контакт» обратился с кассационной жалобой в Суд по интеллектуальным правам. В ней, в частности, указывалось, что апелляционная инстанция применила нормы о защите прав на промышленный образец, в то время как истец требовал защитить его право на произведение изобразительного искусства.

Кроме того, общество подвергало сомнению законность применения апелляционным судом Постановления КС №28-П, обратив внимание на наличие у него убытков в виде упущенной выгоды и неоднократность нарушений со стороны ответчика. «Си Ди Лэнд контакт» также не согласился с существенным снижением суммы расходов на приобретение контрафактного товара, отметив, что довод о небольшом размере минимального заказа ответчик заявил только в суде апелляционной инстанции, что противоречит законодательству.

Рассмотрев дело, СИП прежде всего указал на то, что апелляционной инстанции необходимо было руководствоваться нормами авторского права, поскольку истец заявил о нарушении его прав на произведение изобразительного искусства. Однако та по своей инициативе применила нормы, регулирующие защиту патентных прав, поскольку обнаружила зарегистрированный на территории РФ промышленный образец, визуально совпадающий с соответствующим произведением и зарегистрированный за автором Ждуна.

СИП указал нижестоящему суду на неправомерность вывода о наличии оснований для снижения размера компенсации. Суд по интеллектуальным правам отметил, что, ссылаясь на Постановление КС №28-П, апелляционная инстанция не учла ряд важных обстоятельств.

Кассация обратила внимание на п. 59 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой ГК РФ», согласно которому при заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из уставленных законом способов расчета и изменить его до вынесения итогового акта по делу, при этом суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Как указал суд, в соответствии с п. 61 того же постановления, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности, истец должен представить расчет соответствующей суммы, ее обоснование и документы, подтверждающие стоимость права использования. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого же произведения тем способом, который применил нарушитель.

Кассация исходила из того, что в данном деле после установления судом соответствующей цены указанная сумма в двукратном размере и составляет единственно возможный размер компенсации за соответствующее нарушение. Поскольку формула расчета при данном способе императивно определена законом, ответчик может оспаривать только цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения, но не размер компенсации.

По мнению СИПа, расчет «Си Ди Лэнд контакт» должен был быть проверен апелляцией на основании данных о стоимости права использования произведения при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения. Суд первой инстанции назначил судебную экспертизу по определению размера стоимости права использования произведения «Ждун» путем поставки соответствующих игрушек на соответствующую дату. По ее результатам установлено, что рыночная стоимость этого права составляет 454 тыс. руб. Указанная сумма была увеличена первой инстанцией вдвое в соответствии с требованием закона, при этом не были установлены основания для снижения ее размера.

СИП пришел к выводу, что, когда апелляция не установила иного размера стоимости права использования спорного произведения, применила Постановление КС от 13 декабря 2016 №28-П и снизила размер компенсации до 200 тыс. руб., она фактически самостоятельно изменила способ расчета компенсации, что недопустимо.

Суд напомнил, что при выбранном истцом способе расчета компенсации ее снижение было возможно лишь в исключительных случаях на основании абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК и Постановления КС №28-П. Он подчеркнул: при этом в данном деле отсутствует основной критерий для снижения компенсации ниже низшего предела – одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов, которые принадлежат одному правообладателю. В рассматриваемом споре затрагивается только одно произведение изобразительного искусства – Ждун.

Кроме того, как и суд первой инстанции, СИП исходил из неоднократности нарушения ответчиком прав истца на соответствующее произведение.

Кассация также обратила внимание Тринадцатого ААС на необходимость давать правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле. Так, в апелляционной жалобе ответчика содержался довод о злоупотреблении правом со стороны истца при обращении с иском в рамках данного спора, однако апелляция его не оценила.

При этом СИП посчитал правомерным снижение размера судебных издержек истца по приобретению контрафактных товаров. Суд сослался на п. 2 Постановления Пленума ВС от 21 января 2016 г. №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», указав, что к судебным издержкам могут быть отнесены только те расходы, понесенные в связи с собиранием доказательств, несение которых было необходимо для реализации права на обращение в суд.

Кассация пояснила, что в данном случае сделка купли-продажи контрафактного товара являлась лишь доказательством факта незаконного использования произведения. Действительно, приобретение контрафактного товара и представление его в суд были необходимы. Однако покупка одного и того же товара в количестве 2 тыс. штук очевидно носила избыточный характер.

Руководствуясь вышеизложенными обстоятельствами, СИП отменил постановление Тринадцатого ААС и направил дело на новое рассмотрение в апелляцию.

Эксперты отметили значимость позиции СИПа

В комментарии «АГ» адвокат АП г. Москвы Людмила Космовская отметила, что сейчас арбитражные суды рассматривают немало дел о нарушении авторских прав на Ждуна. «"Си Ди Лэнд контакт" занял активную позицию по защите своего права, что совершенно оправданно, ведь на территории РФ образ Ждуна успели использовать как мелкие предприниматели, так и гиганты операторов связи. Совершенно очевидно, что в текущей ситуации прибыль правообладателя от присужденных компенсаций за изготовление неофициальных Ждунов перевесила доход от вознаграждений по лицензиям», – заметила эксперт. По мнению адвоката, направление дела на повторное рассмотрение является справедливым, так как снижение суммы компенсации в данном случае противоречит императивной норме.

Юрист практики по интеллектуальной собственности/информационным технологиям АБ «Качкин и Партнеры» Андрей Алексейчук отметил, что «история этого спора достаточно интересная и содержит много необъяснимых моментов, которые не были рассмотрены нижестоящими судами».

Комментируя применение норм патентного права вместо авторского, юрист отметил: «Несмотря на то что объемное изображение Ждуна действительно зарегистрировано в качестве промышленного образца, истец обратился с требованиями о защите прав на объект авторского права. В судебных актах по делу нет никаких сведений о том, что истец обращался с заявлением об изменении предмета или основания иска, следовательно, суд применил нормы о промобразце произвольно, по собственной инициативе, хотя такие действия могут осуществляться только по воле истца».

Андрей Алексейчук также затронул вопрос о злоупотреблении со стороны истца. «Истец требует компенсацию за то, что ответчик изготовил и продал ему самому 2 тыс. экземпляров произведения в виде плюшевой игрушки. Однако эти действия были совершены исключительно по заказу самого истца, и в последующем истец самостоятельно реализовал эти игрушки через собственную розничную сеть надлежащим образом. Получается, что истец требует компенсации за действия, которые фактически были осуществлены по его воле. Если все действительно так, то заявления ответчика о злоупотреблении правом имеют под собой основания», – указал он.

Наш комментарий:

Вадим Стеценко, INTELLECT, специально для «Новой адвокатской газеты»:

Постановление дает надежду правообладателям, что суды первой и апелляционной инстанций будут справедливо ограничены в своем судейском усмотрении безосновательного снижения компенсации при применении различных способов ее расчета.

Юрист INTELLECT Вадим Стеценко полагает, что постановление СИПа призвано устранить правовую неопределенность относительно необоснованного снижения компенсаций, которое часто встречается в судебной практике: «Подобная неопределенность существовала достаточно давно и была усугублена Постановлением КС от 13 декабря 2016 г. №28-П».

Вадим Стеценко заметил, что по неизвестной причине суды все чаще стали применять положения данного постановления КС не только к порядку определения компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., но и при определении размера компенсации исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего объекта. «В рассматриваемом деле суд апелляционной инстанции также снизил компенсацию по подп. 3 ст. 1301 ГК, ссылаясь на указанное постановление, которое проверяло исключительно подп. 1 той же статьи», – отметил юрист.

Эксперт назвал важным указание СИПа на то, что размер компенсации, который рассчитывается исходя из двукратной стоимости права, является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером. «Постановление дает надежду правообладателям, что суды первой и апелляционной инстанций будут справедливо ограничены в своем судейском усмотрении безосновательного снижения компенсации при применении различных способов ее расчета», – заключил Вадим Стеценко.

Адвокат, партнер и руководитель практики интеллектуальной собственности в России юридической фирмы Eversheds Sutherland Екатерина Тиллинг полагает, что постановление СИПа является «хорошим судебным актом», в котором подробно разбираются вопросы применения норм о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав и установлении ее размера.

Адвокат напомнила: «Компенсация может быть снижена судом при доказанности того, что правонарушение было совершено впервые, не носило грубый характер, а незаконное использование произведения не являлось основной частью деятельности ответчика. При этом суд не может использовать эту возможность по своей собственной инициативе – об этом его должен попросить ответчик». Поскольку в данном деле указанные обстоятельства ответчиком подтверждены не были, снижение размера компенсации, по мнению Екатерина Тиллинг, в этой части СИП справедливо посчитал необоснованным.

Как указала партнер Eversheds Sutherland, наиболее интересен тот факт, что надлежащим доказательством факта неоднократности совершения правонарушения ответчиком СИП признал имеющийся в деле договор поставки контрафактных игрушек, заключенный «Компанией "Играмир"» с третьим лицом. «То есть неоднократность была доказана в данном случае не вступившим в силу административным или судебным актом. Хотя в большинстве судебных актов, в которых идет речь о снижении размера компенсации ниже минимального предела, неоднократность или ее отсутствие доказывается как раз через наличие судебных актов, где ответчик привлекается к подобной ответственности. Посмотрим, будет ли этот вопрос как-то дополнительно разрешаться судом апелляционной инстанции, но пока это достаточно интересный момент с точки зрения доказательственной части обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела», – отметила Екатерина Тиллинг.

Комментарии экспертов юридической фирмы INTELLECT >>

авторское право, интеллектуальная собственность, патенты, споры по интеллектуальной собственности

Похожие материалы

Юридические услуги, разрешение споров, патентные услуги, регистрация товарных знаков, помощь адвокатаюридическое сопровождение банкротства, услуги арбитражного управляющего, регистрационные услуги для бизнеса


Екатеринбург
+7 (343) 236-62-67

Москва
+7 (495) 668-07-31

Нижний Новгород
+7 (831) 429-01-27

Новосибирск
+7 (383) 202-21-91

Пермь
+7 (342) 270-01-68

Санкт-Петербург
+7 (812) 647-06-40

Челябинск
+7 (351) 202-13-40


Политика информационной безопасности