print

«Афиша» спорной нормы

СИП определит судьбу составных товарных знаков.

02.02.2023 | ПРАВО.RU

7 февраля Суд по интеллектуальным правам вынесет новое решение по спору «Яндекса» и «Компании Афиша», которая управляет одноименной медиаплатформой о развлечениях и культурном досуге. «Яндекс» пытается зарегистрировать за собой товарный знак «Яндекс Афиша» и настаивает, что «Яндекс Афиша» — целостная и неделимая конструкция, в которой различительная способность достигается в первую очередь за счет сильного элемента «Яндекс», а не за счет словарного слова «Афиша». «Афиша» же настаивает, что товарный знак «Яндекс Афиша» не подлежал регистрации.

Краткая история спора

«Компания Афиша» зарегистрировала свой товарный знак в 2001 году, хотя ее одноименный журнал выходил еще с 1999-го. «Яндекс» же начал использовать аналогичное обозначение — «Яндекс Афиша» — в 2005 году.

Конфликт начался в 2019 году, когда «Яндекс» попытался зарегистрировать свой товарный знак. Но ООО «Компания Афиша» обратилась в палату по патентным спорам с возражением против регистрации. Сперва заявитель настаивал, что обозначение «Яндекс Афиша» сходно до степени смешения с ее собственным и может ввести потребителей в заблуждение (п. 3, 4 и 6 ст. 1483 ГК). Коллегия Палаты по патентным спорам отказалась удовлетворить заявление.

Тогда «Афиша» переформулировала возражение, на этот раз сославшись еще и на нарушение п. 10 ст. 1483 ГК. Норма, которая легла в основу новой позиции «Афиши», запрещает регистрацию товарного знака, элементами которого стали ранее зарегистрированные средства индивидуализации других участников рынка. В спорном случае таким элементом стало слово «афиша». На этот раз Роспантент удовлетворил требование компании. Ведомство указало, что «Яндекс Афиша» и просто «Афиша» «характеризуются фонетическим и семантическим вхождением» одного товарного знака в другой, что приводит к выводу о сходстве сравниваемых знаков по звуковому и смысловому факторам сходства.

После этого «Яндекс» обратился с иском в Суд по интеллектуальным правам, чтобы оспорить решение Роспатента (дело №СИП-591/2020). Компания приложила исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения, которое подтверждает, что словесный элемент «Яндекс» в названии «Яндекс Афиша» — сильный элемент товарного знака. Заявитель также настаивал, что его товарный знак — словосочетание, в котором к слову, представляющему собой родовое понятие («Яндекс»), добавляется другое слово, которое его характеризует («Афиша»). В суде также рассматривались результаты социологических опросов, которые говорили о том, что пользователи не путают эти два товарных знака.

Спор перешел в суд в июле 2020-го, с тех пор СИП так и не может принять окончательное решение. Сперва суд отказал «Яндексу» и признал решение Роспатента верным. «Стандартное исполнение элемента «Афиша» спорного товарного знака и противопоставленного товарного знака усиливает влияние фонетического и семантического тождества при проведении сравнительного анализа обозначений», — отметил СИП.

В декабре 2021-го Президиум СИП отменил решение первой инстанции. Оценивая спорный товарный знак, суду следовало разобраться, воспринимают ли потребители лексическую единицу «Афиша» в самостоятельном значении, и, соответственно, считают ли они его товарным знаком, принадлежащим обществу «Компания Афиша», а также представляет ли собой обозначение «Яндекс Афиша» единую лексическую и семантическую конструкцию. Дело направили на пересмотр.

Спорная норма ГК: как ее применяют

Норма п. 10 ст. 1483 ГК была принята сравнительно недавно, в 2014 году. Идея нормы была в том, чтобы никто не мог использовать визуальное обозначение конкурента в своем товарном знаке. Например, чтобы известная всем буква М от «Макдональдса» не стала частью товарного знака условного «Мегабургера».

Но относительно слов из чужих товарных знаков однозначной практики пока не сложилось. Например, в споре пятилетней давности обладатель комбинированного товарного знака с надписью «Остров» проиграла спор о прекращении правовой охраны товарного знака «Островок» (дело №СИП-534/2017). А в споре, в котором противопоставлялись товарные знаки пива «Афанасий — Охота нашего!» и «Охота крепкое», суд пришел к выводу, что ключевое в товарном знаке «Афанасий» всё-таки его фирменное наименование, а не слово «охота» (дело №СИП-102/2019).

Недавняя же практика показывает, что нормой п. 10 ст. 1483 ГК начинают пользоваться и «патентные тролли». Например, в деле № СИП-605/2021 предприниматель Азамат Ибатуллин — регулярный участник спора в СИП и по совместительству владелец товарного знака «Муравей» пытался добиться прекращения охраны обозначения «Мастер Муравей», но проиграл спор. Иногда заявляют и совсем странные требования: так, в деле № СИП-176/2021 «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», обладатель товарного знака «Деревенский», не смогла оспорить регистрацию знака «ДеревенскоЕ молочко».

СИП в своих решениях отмечает: формальное применение п. 10 ст. 1483 ГК без оценки сходства спорных и противопоставленных обозначений и вероятности их смешения может привести к нарушению основополагающих принципов гражданского права — разумности и справедливости.

Наш комментарий:

Максим Лабзин, INTELLECT, специально для портала ПРАВО.RU:

П. 10 ст. 1483 ГК в административной и судебной практике применяется нечасто, а его смысл до сих пор неясен.

О том, что практика по этой норме как минимум спорная, говорит и старший партнер юридической фирмы INTELLECT Максим Лабзин. «П. 10 ст. 1483 ГК в административной и судебной практике применяется нечасто, а его смысл до сих пор неясен», — отмечает он. Всего за почти девять лет с момента принятия этой нормы суды (в основном СИП), согласно данным справочно-информационной системы Caselook.ru, ссылались на нее в своих решениях 151 раз. При этом почти половина таких решений опубликована за прошедшие два года и почти треть — с начала 2022-го.

Использование комбинированных брендов — частое явление для компаний, особенно для крупных. Например, таких брендов много у Сбера — материнской компании «Рамблера», которому, в свою очередь, принадлежит «Афиша». Например, у него есть «СберМаркет», хотя на рынке соседствует тот же «Яндекс» со своим зарегистрированным товарным знаком «Яндекс Маркет». Поэтому решение по громкому спору «Яндекса» и «Компании Афиша» может повлиять на то, как подобные споры будут рассматриваться в будущем. Второй же подход придает спорному пункту статьи ГК самостоятельное значение и дополнительно защищает товарные знаки от любого их включения в чужие товарные знаки, даже если в результате такого включения угроза смешения не возникает. Такой подход в споре избрал СИП при первом рассмотрении.

По словам эксперта, есть два подхода к толкованию спорной нормы, от выбора которых и зависит исход спора. Согласно первому подходу, законодатель в п. 10 описывает лишь частный случай, при котором возникает угроза смешения, полагая его достойным отдельного упоминания. А значит, если угрозы смешения нет (как решил Роспатент в споре «Яндекса» и «Афиши»), то и п. 10 применению не подлежит, объясняет Лабзин. Такой подход в этом споре выбрал Президиум СИП.

Лабзин считает верным первый подход: «При отсутствии ассоциаций одного товарного знака с другим и, соответственно, при отсутствии угрозы смешения маркируемых ими товаров отсутствуют и те цели правового регулирования, ради достижения которых было бы необходимым включать данную правовую норму в закон».

Повторное рассмотрение спора в первой инстанции завершится 7 февраля. Ожидается, что тогда судья объявит решение по спору между компаниями.

Комментарии экспертов юридической фирмы INTELLECT >>

интеллектуальная собственность, споры по интеллектуальной собственности, товарные знаки

Похожие материалы

Юридические услуги, разрешение споров, патентные услуги, регистрация товарных знаков, помощь адвокатаюридическое сопровождение банкротства, услуги арбитражного управляющего, регистрационные услуги для бизнеса


Екатеринбург
+7 (343) 236-62-67

Москва
+7 (495) 668-07-31

Нижний Новгород
+7 (831) 429-01-27

Новосибирск
+7 (383) 202-21-91

Пермь
+7 (342) 270-01-68

Санкт-Петербург
+7 (812) 309-18-49

Челябинск
+7 (351) 202-13-40


Политика информационной безопасности