RU   EN

print

*Данный материал старше трёх лет. Вы можете уточнить у автора степень его актуальности.

В чьей власти зависимый объект ИС? Часть 1

О правах на зависимые объекты интеллектуальной собственности в авторском праве и смежных правах, средствах индивидуализации, патентном праве

Анализируя содержание исключительного права, Максим Лабзин, партнер Группы правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С, возвращается к правам на зависимые объекты интеллектуальной собственности и к столкновениям исключительных прав. Материал был опубликован в журнале «Патенты и лицензии» (№1/2013).

Исследование проблемы неопределенности объектов исключительных прав, которой была посвящена статья «Проблема неопределенности объекта исключительного права», привело к следующему выводу: «Исключительное право на объект интеллектуальной собственности включает в сферу своего воздействия (подчиняет себе) не только данный конкретный объект, но и неопределенный, неограниченный перечень сходных объектов».

Продолжим исследовать правовое регулирование отношений по поводу данных объектов. А поскольку особенность этих отношений вызвана именно тем, что сходные объекты включают чужие, более ранние охраняемые объекты интеллектуальной собственности третьих лиц или же отдельные значимые их элементы, то мы в настоящей статье будем называть такие сходные объекты зависимыми.

Иногда такие объекты также называют производными, однако этот термин представляется менее удачным. Во-первых, он не отражает момент подчиненности исключительному праву другого лица. А во-вторых, производность может вызывать впечатление о целенаправленности внесения в изначальный объект изменений, хотя исследуемые вопросы столь же актуальны применительно к тем сходным объектам, которые появились случайно, при параллельной умственной деятельности.

Итак, некоторые попутные наблюдения, которые были сделаны ранее, позволили сформулировать следующий тезис: сходные объекты подпадают под действие исключительного права правообладателя изначального объекта лишь в части невозможности их использования, но не могут использоваться и этим правообладателем тоже.

Действительно, если некий объект интеллектуальной собственности включает некий изначальный чужой охраняемый объект или же сходство между ними велико настолько, что способно привести к умалению исключительного права на этот изначальный объект, то не может быть иного правового регулирования, кроме проистекающего из закона запрета использовать зависимый объект. Разумеется, правообладатель в отношении изначального объекта может разрешить такое использование, если к этому нет специальных установленных законом препятствий. Но пока такого разрешения нет, зависимый объект использовать нельзя, даже если в нем есть значительная творческая составляющая его создателя. Как мы установили ранее, такое правовое регулирование наблюдается во всех традиционных разделах законодательства об охране исключительных прав.

Вопросы о сути исключительного права как правового явления начинают возникать тогда, когда мы видим, что, вне зависимости от наличия или отсутствия согласия на создание или использование зависимого объекта, он тоже во многих случаях подлежит правовой охране, причем предложить иное правовое регулирование здесь вряд ли возможно. Например, дополнение чужого запатентованного устройства новыми признаками или замена имевшихся признаков неизвестными ранее эквивалентами дает возможность получить свой собственный патент на полезную модель и тем самым приобрести собственное исключительное право на нее, поскольку полезная модель будет отвечать условию патентоспособности «новизна» [1]. Дополнение чужого запатентованного технического решения не просто новыми, но и неочевидными для специалиста признаками создает возможность получить свой собственный патент на изобретение и тем самым приобрести собственное исключительное право на него, поскольку оно будет отвечать условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». Патентование своего промышленного образца, содержащего всю совокупность существенных признаков чужого образца, также будет возможно, если помимо этих признаков в нем будут новые оригинальные признаки. При этом держатель такого зависимого патента может распоряжаться своим правом, а также вправе защищать его от нарушения третьими лицами. Причем от использования объекта, охраняемого таким патентом, обязан воздерживаться также и владелец патента на изначальный объект.

Закон не содержит, да и вряд ли мог бы содержать какие-либо иные правила. Ведь самим созданием зависимого решения законные интересы патентообладателя на изначальное не затрагиваются, если, конечно, мы не будем в самом техническом прогрессе видеть нечто, ущемляющее интеллектуальные права. Патентование такого решения без согласия владельца изначального законом тоже допускается. Его фактическое использование и, соответственно, использование включенного в него изначального решения - предмет для иска о нарушении первого патента. Но и использование зависимого решения обладателем изначального без лицензионного договора совершенно недопустимо, поскольку в противном случае первый патентообладатель воспользуется не своей, а чужой разработкой.

Представим для примера, что фармацевтическая компания улучшила чужое запатентованное лекарственное средство, добавив в него два новых компонента. И поскольку такое добавление было для специалиста неочевидным в силу неизвестности тех свойств этих компонентов, которые вдруг проявили себя в этом лекарственном средстве, компания получила на него свой патент. Такое изобретение, разумеется, является зависимым от первого, но противоречило бы здравому смыслу мнение, будто обладатель первого патента может использовать его без разрешения этой фармацевтической компании.

Менее очевиден вопрос о возникновении исключительного права на результат несанкционированной переработки чужого произведения, на несанкционированно созданное составное произведение и на несанкционированно созданный объект смежных прав. Законодательство кратко говорит нам лишь о том, что осуществление авторских и смежных прав на такие производные объекты возможно только при соблюдении чужих прав на исходные (п.3 ст.1260, п.2 ст.1315, п.5 ст.1320, п.2 ст.1323 ГК РФ). Но эта фраза не позволяет с уверенностью сказать, возникает ли исключительное право на эти зависимые объекты или же невозможность осуществления прав означает в итоге их отсутствие, по крайней мере, до получения согласия первого правообладателя [2]. Попробуем разобраться.

Что является осуществлением права? Реализация юридически обеспеченных им возможностей. А какие это возможности? И здесь мы пока оказываемся в замкнутом круге, поскольку все еще находимся на стадии комплексного исследования содержания исключительного права. Поэтому окончательные выводы о содержании исключительного права, которые должны быть адекватны самим фактическим отношениям и всей системе правового регулирования, следует сделать позже. Пока же было бы разумно подумать о том, какое правовое регулирование является справедливым для этих конкретных отношений по поводу зависимых объектов, которые созданы без разрешения правообладателей основных объектов.

Для начала поговорим о возможности закона каким-либо образом регулировать сам умственный процесс по созданию объекта или иные проявления частной индивидуальной деятельности. Может ли закон запрещать само создание указанных зависимых объектов авторских и смежных прав? Нет, не может. Представляется, что законодательство не должно настолько глубоко вторгаться в личную жизнь человека, чтобы запрещать ему творить наедине с самим собой. Ничьих интересов такое творчество не ущемляет, да и невозможно реализовать такой запрет на практике [3]. Предположим, я беру чужую книгу и для повышения своего мастерства в художественном переводе перевожу ее на другой язык без согласия правообладателя. С трудом можно себе представить судебное решение по иску правообладателя, которым я буду привлечен к ответственности. Кроме того, я также никогда не встречал в своей практической деятельности и договоров, предметом которых являлось бы только право на переработку как таковое без разрешения использовать ее результат. То же самое мы можем сказать и о несанкционированном составительстве.

Аналогичные выводы следует сделать и относительно несанкционированно создаваемых объектов смежных прав. Если я возьмусь спеть у себя дома какую-нибудь охраняемую авторским правом песню и записать свое исполнение, то тем самым создам сразу два объекта смежных прав, зависимых от авторских: исполнение мною чужой песни и фонограмму. Но вряд ли соответствует здравому смыслу утверждение, что самими этими действиями я нарушил закон, должен быть привлечен к ответственности и т.д. Здесь можно привести все вышеуказанные аргументы относительно производных и составных произведений.

Однако следует сделать одну оговорку. Данный вывод не следует распространять на изготовление в домашних условиях копии чужой фонограммы, например, записывая звучащую по радио песню на диктофон. Здесь имеет место не создание нового зависимого объекта смежных прав, а создание копии уже существовавшего чужого объекта - прозвучавшей по радио фонограммы. Это является правонарушением. И хотя наличие у правообладателя фактической возможности защитить свое право в такой ситуации тоже остается под большим вопросом, но эта тема сейчас не входит в предмет настоящей статьи.

Теперь оценим правомерность несанкционированного использования производного или составного произведения, созданного без разрешения правообладателя третьими лицами. Для этого предположим, что каким-то образом третье лицо получило доступ к несанкционированно выполненному переводу охраняемого литературного произведения, присвоило себе авторство на этот перевод и стало его использовать под своим именем: воспроизводить, распространять и т.д. Конечно, такое использование, прежде всего, будет нарушением исключительного права на исходное произведение. Но допустим, что его правообладатель почему-то свои собственные права не защищает или даже разрешил третьему лицу использовать этот перевод. Так или иначе, но очевидным является то, что такие действия пользователя перевода затрагивают не только права на исходное произведение. Они представляют собою использование труда переводчика в своих собственных интересах, возможно, даже в корыстных. Но никому не должно быть дозволено пользоваться результатами чужого труда без предоставления эквивалента.

Да, переводчик не получал согласия на выполнение перевода, но это вовсе не означает, что результат его интеллектуального труда должен оставаться без охраны в угоду тем, кто хотел бы его использовать и получать от этого выгоду. В конце концов, переводчик своим переводом как таковым никому ничего плохого не сделал и ущерба не нанес, а потому нет ни малейших оснований лишать его интересы защиты. Ему причиняется не только моральный ущерб вследствие присвоения авторства на результат его труда, он может пострадать и в имущественном плане. Быть может, он сам хотел предложить свой перевод правообладателю или другому лицу, которое готово договориться с правообладателем, либо получить согласие на использование, но теперь на рынке такой перевод уже есть. Все решили без него, хотя именно он этот перевод создал.

Кстати говоря, следует заметить, что и в договорной практике издательств обеспечение прав правообладателя при издании его произведения в переводе происходит чаще всего не путем заключения договора между ним и переводчиком, а путем заключения издательством двух договоров: с правообладателем об издании перевода и с переводчиком о передаче прав на перевод. Переводчик при этом какого-либо договора с правообладателем не заключает. Таким образом, отсутствие согласия на перевод не рассматривается как препятствие для передачи прав на него.

Еще более очевидной представляется ситуация, когда несанкционированно сделанный перевод будет без разрешения переводчика использоваться самим правообладателем исходного произведения. Такие случаи весьма вероятны. Например, если издатель предложит показать ему сделанный перевод, а потом без согласия переводчика начнет издавать литературное произведение в этом переводе, договорившись с правообладателем исходного произведения, то такое поведение, конечно, следует квалифицировать как нарушение прав переводчика, а довод о том, что согласия на перевод не было, следует отклонить.

Таким образом, и в сфере регулирования авторских и смежных прав анализ отношений и юридически значимых интересов их участников создает все предпосылки для того, чтобы считать, что на несанкционированно созданный зависимый (производный) объект исключительное право должно считаться возникшим. Им можно распоряжаться, оно должно в полной мере подлежать защите от несанкционированного использования этого объекта третьими лицами, а возможности обладателя такого права ограничены только в части использования зависимого объекта до получения соответствующего разрешения правообладателя в отношении объекта исходного. Правообладатель исходного объекта тоже не вправе использовать зависимый объект, созданный несанкционированно. В общем, все, как в патентном праве.

С указанной позиции могут быть истолкованы и нормы п.1 и 2 ст.1260 ГК РФ, которые устанавливают принадлежность прав на производное и составное произведение их создателю. Этим нормам вполне можно придать тот смысл, что они распространяют свое действие и на результаты несанкционированных переработок, составительства в такой же степени, как и на разрешенные.

До обобщения наших наблюдений об охране зависимых объектов интеллектуальной собственности, на создание и использование которых правообладатель первоначального объекта своего согласия не давал, нам осталось посмотреть, что мы имеем в сфере действия прав на средства индивидуализации. При ближайшем рассмотрении оказывается, что и здесь мы можем наблюдать сходные явления. Действительно, регистрация сходного товарного знака в отношении однородных товаров, если это приводит к угрозе смешения, невозможна. Это в значительной степени исключает само возникновение права на такой товарный знак, а в случае его регистрации позволяет признавать ее недействительной и право, соответственно, невозникшим. Вроде бы механизм правового регулирования иной, чем действующий применительно к рассмотренным выше объектам.

Это обусловлено рядом причин. Можно, например, отметить, что цели правовой охраны средств индивидуализации лежат в сфере продажи товаров и оказания услуг, где традиционно учитываются интересы потребителей, которые могут быть введены в заблуждение. Кроме того, законодательство о защите средств индивидуализации не ставит своей задачей защиту труда по разработке того или иного обозначения, а потому не возникает описанной выше проблемы, когда необходимо обеспечить объекту защиту вне зависимости от того, планируется ли его публичное использование самим создателем или нет. Наконец, по объективным причинам оборот сходных (зависимых) средств индивидуализации не развит. Мы можем увидеть коммерческую ценность несанкционированно созданного перевода произведения, базы данных, а также зависимых объектов патентного права даже до получения согласия на использование этих объектов. Но усмотреть ценность права на сходный товарный знак, фирменное наименование или коммерческое обозначение, если согласие на их использование (регистрацию) не дано, затруднительно. Да и вообще, возможности распоряжения правами на средства индивидуализации отчасти ограничены. Поэтому считается, что право на такие сходные объекты, уж коли использовать их нельзя, возникать не должно.

Однако можно представить себе ситуации, в которых мы все-таки увидим необходимость защиты сходного средства индивидуализации, даже когда его использование нарушает права на иное средство индивидуализации, возникшее ранее. Допустим, товарный знак, сходный до степени смешения с другим, первым товарным знаком, ошибочно был зарегистрирован в отношении однородных товаров. Это вполне реально, если мы учтем то число судебных и административных дел, по которым регистрации товарных знаков признаются недействительными по данному основанию. Предположим также, что позднее некое третье лицо стало использовать обозначение, сходное до степени смешения с этим вторым товарным знаком, но не сходное с самым первым. Тогда правообладатель второго товарного знака предъявляет к нему иск и выигрывает это судебное дело. Смешение с его товарами на рынке прекращено, он получил денежную компенсацию, ответчик не сможет больше пользоваться этим смешением для продвижения своих товаров. Далее проходит какое-то время, и по результатам рассмотрения возражения правообладателя самого первого знака регистрация второго признается недействительной. Об этом узнает ответчик, проигравший по первому судебному делу, и требует пересмотреть его по вновь открывшимся обстоятельствам, в том числе в части выплаты компенсации.

Понятно, что использование своего обозначения, которое, как мы условились, не сходно с первым товарным знаком, он теперь сможет продолжить. Но в своих требованиях он идет дальше и говорит: «Поскольку право на второй товарный знак должно считаться невозникшим, то я не мог его нарушить, а потому выплаченная мною компенсация подлежит возвращению». Как должен поступить суд?

С формальной точки зрения ответ вроде бы очевиден: если бы не нарушение закона, допущенное при предоставлении товарному знаку правовой охраны, то и ответчик не был бы признан нарушителем. Право, которое в силу закона не могло быть предоставлено, не должно считаться нарушенным, а потому компенсация выплачена без надлежащих правовых оснований. Однако если взглянуть на ситуацию шире, то этот ответ уже не кажется таким очевидным. Дело в том, что в этих рассуждениях упускается тот затронутый выше аспект проблемы, что наш ответчик извлек выгоду от использования обозначения истца вследствие смешения с его товарами и тем самым привел его к дополнительным потерям. Данный аспект не связан с правообладателем того изначального товарного знака, существование которого препятствовало регистрации товарного знака истца. Поскольку истец компенсировал свои потери в результате действий ответчика, по вине которого на рынке и возникло смешение их товаров, то решение суда в части компенсации, на мой взгляд, не должно быть пересмотрено. Я не думаю, что порок права, к которому третье лицо не имеет никакого отношения, дает этому лицу карт-бланш его нарушать.

Кстати говоря, в законодательстве уже есть пример того, как право, которое вроде бы не должно считаться возникшим, сохраняет свое значение юридического основания для прошлых правоотношений сторон. А именно: лицензионные договоры, заключенные в отношении объектов патентного права и товарных знаков, предоставление правовой охраны которым впоследствии признано недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия такого решения (второй абзац п.4 ст.1398, п. 6 ст.1513 ГК РФ). И это правило ближе к рассматриваемой нами ситуации, чем может показаться на первый взгляд. Дело здесь не просто в том, что ранее выплаченные деньги не возвращаются, а в том, что это правило показывает нам, что для выбора правового регулирования важны не только формальные правила его построения вроде аннулирования всех последствий предоставления права, но и расстановка реальных экономических интересов. Именно в этом смысле нашего ответчика вполне можно сравнить с лицензиатом. Он тоже вторгся в сферу действия прав, которые на тот момент считались действующими, и извлек пользу, а потому даже после оспаривания правовой охраны не должен выйти сухим из воды.

Однако если мы обратимся к вопросу о том, может ли на месте ответчика оказаться сам правообладатель изначального товарного знака, которой станет использовать товарный знак истца, сходный со своим до степени смешения, то, в отличие от аналогичных ситуаций с другими зависимыми объектами, однозначного ответа не найдем. Но думается, что такой спор подлежит разрешению опять-таки исходя из того, кто чью известность и репутацию в большей степени заимствовал для продвижения своих товаров на рынке. И вполне можно представить себе обстоятельства, при которых правообладателя следует считать неправым в том, что он сначала использовал сходный до степени смешения товарный знак истца, вызвав смешение с его товарами на рынке, и только затем, когда проиграл суд по иску о нарушении права на товарный знак, оспорил регистрацию этого товарного знака.

Таким образом, наши наблюдения показали, что проблема содержания прав на зависимые объекты актуальна для всех традиционных объектов интеллектуальной собственности, то есть для исключительных прав в целом.

В сфере действия патентного права полная правовая охрана зависимых объектов очевидна даже и по действующему закону: хотя они не могут быть использованы без согласия патентобладателя на исходное решение, но в остальном юридически обеспеченные возможности их патентообладателей ничем не отличаются от патентообладателей независимых объектов. Они могут распоряжаться правами на свой объект и запрещать его использование любым другим лицам, включая и патентообладателя исходного решения.

В сфере действия исключительных прав на иные объекты, где эта проблема исследована гораздо меньше, мы также видим все предпосылки для того, чтобы придерживаться такого же подхода. Мы увидим то же самое и в случае, когда возможности использования объекта интеллектуальной собственности ограничены каким-либо иным частным правом. Например, правом на неприкосновенность внешнего облика, когда мы имеем дело с произведением изобразительного искусства.

То есть, как показали наши наблюдения, вытекающая из исключительного права обязанность посторонних третьих лиц воздерживаться от использования охраняемого объекта (так называемая негативная составляющая, право запрета) заметно проявляет себя и справляется с регулированием отношений, осложненных зависимостью одного охраняемого объекта от другого, когда сам правообладатель зависимого объекта не вправе его использовать.

Приемлемый баланс достигается вроде бы и в отношениях между самими правообладателями изначального и зависимого объектов путем возложения обязанности неиспользования в отношении изначального объекта на правообладателя зависимого, а в отношении зависимого - на правообладателя изначального. Но оценку высказываемых в литературе взглядов на такую коллизию и выработанные в судебной практике подходы к ее разрешению мы дадим в следующей статье.

Статья опубликована в журнале «Патенты и лицензии» (№1/2013)

Читать вторую часть материала о правах на зависимые объекты интеллектуальной собственности >>>

[1] На вопрос: может ли замена признаков их эквивалентами привести к созданию патентоспособного изобретения - следует ответить отрицательно, поскольку эквивалентность не является неочевидной для специалиста.

[2] Часто говорят, что в данном случае права принадлежат, но заблокированы. От такого пояснения мало толку. Любое субъективное гражданское право - это юридически обеспеченная мера возможного поведения. Если закон не гарантирует никаких возможностей, то права нет, а если гарантирует и обеспечивает их реализацию принудительной силой, то право есть. Как говорится, «хвост либо есть, либо нет: тут нельзя ошибиться».

[3] Такая точка зрения находит поддержку и в доктрине. В частности, А.П.Сергеев отмечает, что «...фактически право на перевод сводится к праву давать согласие на использование перевода. Запретить перевод произведения в целях личного использования автор не может ни фактически, ни юридически». (См.: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2001. С. 220-229).

авторское право, интеллектуальная собственность, патенты, споры по интеллектуальной собственности, товарные знаки

Похожие материалы

Юридические услуги, разрешение споров, патентные услуги, регистрация товарных знаков, помощь адвокатаюридическое сопровождение банкротства, услуги арбитражного управляющего, регистрационные услуги для бизнеса


Екатеринбург
+7 (343) 236-62-67

Москва
+7 (495) 668-07-31

Нижний Новгород
+7 (831) 429-01-27

Новосибирск
+7 (383) 202-21-91

Пермь
+7 (342) 270-01-68

Челябинск
+7 (351) 202-13-40


Политика информационной безопасности