RU   EN

print

*Данный материал старше трёх лет. Вы можете уточнить у автора степень его актуальности.

Нарушены права на товарный знак

Как взыскать с нарушителя компенсацию. Статья, опубликованная в журнале "Арбитражная практика", №3/2013.

  • Что следует указать в исковых требованиях при нарушении прав на товарный знак.
  • Как доказать, что видеозапись приобретения контрафактного товара является допустимым доказательством.
  • Какой метод определения размера компенсации является выгодным для правообладателя.

Исключительное право на использование товарного знака принадлежит правообладателю (п.1 ст.1484 ГК РФ). Однако часто встречаются случаи незаконного использования товарного знака. Чем известнее товарный знак, тем выше риск столкнуться с подобным нарушением. Чтобы восстановить нарушенное право, правообладатели имеют право на обращение в суд с требованием о выплате компенсаций. Проблемы могут возникнуть еще раньше, на этапе сбора доказательств. Ведь будет необходимо доказать суду, что именно ответчик нарушал исключительные права. Кроме того, правообладатель может сам выбрать, каким образом определить размер компенсации. С этим также могут возникнуть проблемы, потому как не всегда ясно, какой из вариантов выгоднее, Ответы на все эти вопросы можно найти, проанализировав достаточно успешную практику компании Smeshariki GmbH, которая является правообладателем комбинированных товарных знаков, содержащих как изображения (образы) персонажей анимационного сериала «Смешарики», так и их словесные наименования («Бараш», «Нюша» и т.д.). Эта компания последовательно и системно защищает свои интеллектуальные права, проводя мониторинг случаев незаконного использования изображений персонажей и предъявляя иски о взыскании компенсаций за их незаконное использование.

Контрольная закупка поможет правообладателю доказать факт реализации контрафактного товара

Во всех случаях представители правообладателя проводят «контрольную закупку» контрафактных, по их мнению, товаров. По результатам приобретения таких товаров представители правообладателя получают кассовый чек, товарный чек, собственно приобретенный товар (закладки, магниты, костюмы, мягкие игрушки, CD-диски и прочие товары с изображением персонажей сериала). Также иногда производится фото- и видеосъемка процесса покупки контрафактного товара. В товарном чеке, как правило, содержатся все необходимые реквизиты: дата и номер документа, адрес торговой точки нарушителя прав на товарные знаки, наименование товара, количество, цена одного экземпляра, общая стоимость, подпись продавца и печать ответчика.

На основании этих доказательств правообладатель обращается в соответствующий арбитражный суд с иском к продавцу контрафактного товара о взыскании компенсации за незаконное использование каждого из принадлежащих истцу товарных знаков. Цена иска при его подаче определяется истцом в размере нескольких десятков тысяч рублей, обычно от 20 до 150 тысяч рублей. При этом во всех случаях исковые требования формулируются истцом как взыскание компенсации «за нарушение прав на каждый товарный знак», а не за все правонарушение в целом.

Арбитражная практика по таким делам в подавляющем большинстве случаев складывается в пользу правообладателя: суды признают реализуемый ответчиками товар, на который нанесены в каком-либо виде изображения персонажей сериала «Смешарики», контрафактным и взыскивают компенсацию за нарушение прав на товарные знаки. Размер компенсации, как правило, уменьшается судом на 30–50% по сравнению с размером, заявленным истцом при подаче иска.

На практике ответчики обычно понимают бесперспективность оспаривания исключительных прав компании Smeshariki GmbH на изображения (образы) персонажей анимационного сериала «Смешарики» и их словесные наименования. Также почти бесспорным является на практике вопрос сходства изображений на реализуемом товаре с изображениями «Смешариков». Хотя в одном из дел суды не признали объемные изображения персонажей сериала сходными до степени смешения с обозначениями, права на которые принадлежат компании Smeshariki GmbH (постановление ФАС Уральского округа от 16.11.2012 г. по делу №А76-9161/2012).

Поэтому позиция ответчика в таких делах, в основном, сводится, во-первых, к оспариванию факта реализации контрафактного товара именно им, в его торговой точке, а во-вторых, – к оспариванию размера компенсации, заявленного истцом. Ответчик в основном оспаривает тот факт, что по представленному истцом товарному чеку им реализован именно спорный (контрафактный) товар. Однако арбитражные суды в таком случае обычно принимают во внимание и оценивают совокупность представленных истцом доказательств реализации товара ответчиком. Кроме того, в таких спорах правообладателю нет необходимости фальсифицировать доказательства нарушения, а вот ответчик явно заинтересован любым способом, ссылаясь на любые формальные обстоятельства, уклониться от ответственности за нарушение прав на товарные знаки.

Показательна, на наш взгляд, логика апелляционого суда, который отменил решение арбитражного суда первой инстанции об отказе правообладателю в иске в связи с недоказанностью факта реализации контрафактного товара именно ответчиком.

Апелляционный суд указал, что истец, в подтверждение своих доводов, представил следующие доказательства: товарный чек, закладки, магниты, а также отчет о мониторинге. При этом в товарном чеке содержались все необходимые реквизиты, включая наименование товара. То обстоятельство, что ответчик осуществил продажу товара по данному товарному чеку, данным документом подтверждается, им не отрицается.

В то же время ссылка ответчика на то обстоятельство, что по данному товарному чеку продан иной товар, противоречит материалам дела и содержанию данного документа. В графе «наименование товара» представленного чека указано следующее: закладки «Смешарики», магнит «Смешарики». Объективных доказательств, свидетельствующих о том, что ответчик продал по товарному чеку иной товар под указанным наименованием, в деле не имелось (постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2012 г. по делу №А13-8185/2011).

Несмотря на то, что приведенное постановление апелляционного суда было отменено Президиумом ВАС РФ, такой логики придерживаются арбитражные суды практически во всех судебных актах по иным аналогичным делам.

Естественно, это не касается ситуаций, когда ответчик мотивированно оспаривает факт реализации контрафактного товара им и в его торговой точке. Например, по одному из дел суд признал, что торговая точка, в которой был закуплен товар, ответчику не принадлежит. Это было подтверждено данными налогового органа о торговых точках ответчика. Так ответчик доказал, что представленный товарный чек им не оформлялся и не подписывался.

При этом представленный истцом товарный чек не содержал ни расшифровки подписи продавца, ни даже печати ответчика (решение Арбитражного суда Красноярского края от 16.10.2012 г. по делу №А33-11704/2012).

В качестве доказательства можно использовать видеозапись приобретения контрафактного товара

Отдельно стоит остановиться на использовании представителями истца видеозаписи как безусловного доказательства приобретения именно контрафактного товара и именно у конкретного продавца. Поскольку на корректно сделанной видеозаписи видны все обстоятельства приобретения товара (какой именно товар, где и кем реализован), представители ответчика вынуждены оспаривать допустимость такой видеозаписи как доказательства. Однако, как правило, арбитражные суды принимают подобные видеозаписи в качестве доказательства и оценивают их наряду со всеми иными доказательствами по делу.

Например, при рассмотрении одного из дел, арбитражный суд принял видеозапись в качестве допустимого доказательства и указал следующее: процесс приобретения контрафактной продукции был зафиксирован видеозаписью; тем самым был подтвержден факт того, что по представленному в дело чеку был приобретен конкретный товар. При этом суд указал, что видеозаписи являются одним из допустимых видов доказательств (ч.2 ст.64 АПК РФ).

Арбитражный суд также отметил, что опубликование, воспроизведение и распространение произведения изобразительного искусства, в котором изображено другое лицо, допускается с согласия изображенного (ст.152.1 ГК РФ). Однако такое согласие не требуется, если это делается в государственных, общественных или иных публичных интересах. Кроме того, суд указал, что предоставление видеозаписи в качестве доказательства в суд не является опубликованием, воспроизведением и распространением произведения изобразительного искусства.

Возражения со стороны ответчика по поводу реализации спорной продукции судом были отклонены после просмотра видеозаписи покупки и представленного в материалы дела товара (решение Арбитражного суда Челябинской области от 07.12.2012 г. по делу №А76-19633/2012).

Однако вывод суда о том, что предоставление видеозаписи в качестве доказательства в суд не является опубликованием, воспроизведением и распространением произведения является спорным. Воспроизведением произведения в любом случае признается запись его на электронном носителе (подп.1 п.2 ст.1270 ГК РФ), который был представлен истцом в суд. Несмотря на это, сама позиция арбитражного суда о допустимости принятия видеозаписи покупки контрафактной продукции, с нашей точки зрения, основана на законе.

И хотя на видеозаписи зафиксировано постороннее лицо (продавец – работник ответчика), его согласие для использования видеозаписи не нужно. Арбитражный суд в приведенном акте сослался на п.1 ст.152.1 ГК РФ (правомерность использования изображения лица без его согласия в государственных, общественных или иных публичных интересах). На наш взгляд, корректнее в данном случае была бы ссылка на п.2 указанной статьи. Согласно этой норме, допустимо использование изображения лица без его согласия в случаях, когда «изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях)».

Помещение магазина, бесспорно, является местом, открытым для свободного посещения. В частности, это вытекает из публичного характера договора розничной купли-продажи. Продавец обязан заключить такой договор с любым и каждым, кто к нему обратится (ст.426 ГК РФ), для этого продавец обязан обеспечивать возможность свободного доступа в торговый зал.

Усмотрение суда не влияет на размер компенсации, если правообладатель требует двукратный размер стоимости товаров

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом. Правила определения компенсации за нарушение прав на товарный знак конкретизированы в п.4 ст.1515 ГК РФ: правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

  • в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
  • в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемом исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Применение одновременно обоих указанных способов невозможно, поскольку порядок определения размера компенсации в этих случаях принципиально различен.

В первом случае размер компенсации определяется арбитражным судом по его усмотрению, хотя и с оговорками об учете характера нарушения и иных обстоятельств дела, требований разумности и справедливости.

Если правообладатель заявляет требование о взыскании компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей, суду необходимо учитывать разъяснения, которые были даны Пленумом ВС РФ и Пленумом ВАС РФ (постановление от 26.03.2009 г. №5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ», далее – Постановление №5/29). Согласно данным разъяснениям, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз.2 ст.1301, абз.2 ст.1311, подп.1 п.4 ст.1515 или подп.1 п.2 ст.1537 ГК РФ (п.43.3 Постановления №5/29).

Поскольку судебное усмотрение при таком способе определения размера компенсации почти абсолютно, в документе особо подчеркивается, что размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

К сожалению, при заявлении требования о взыскании компенсации без учета количества фактов нарушения, судами до сих пор взыскиваются относительно небольшие суммы компенсации, как правило, не более 200–300 тыс. рублей. Объясняется это тем, что речь идет о нарушении прав на объекты интеллектуальной собственности, имеющие нематериальный характер. Поэтому в подавляющем большинстве таких дел размер убытков определить, если не невозможно, то, по крайней мере, затруднительно.

Соответственно, и стороны, и суд исходят из того, что при нарушении прав на товарный знак какие-то реальные неблагоприятные последствия для истца отсутствуют.

Если же взысканию подлежит компенсация в размере двукратной стоимости контрафактных товаров или соответствующего права пользования товарным знаком, то ее размер не зависит от усмотрения суда, поскольку определяется объективными факторами (стоимостью контрафактных товаров или стоимостью права пользования соответствующим товарным знаком).

В Постановлении №5/29 также разъяснено, что если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию на момент совершения нарушения.

Правообладатель может требовать компенсации за каждый случай нарушения

Исходя из системного толкования п.3 ст.1252 и п.4 ст.1515 ГК РФ, закон позволяет правообладателю (истцу) вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации, определив ее по своему выбору из двух вариантов, предложенных законодателем:

  • либо в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей (за каждый факт нарушения или за правонарушение в целом),
  • либо в двукратном размере стоимости контрафактных товаров или в двукратном размере стоимости права пользования соответствующим товарным знаком (также за каждый факт нарушения либо за правонарушение в целом).

При этом принципиально, что выбор размера компенсации является исключительным правом истца. Именно истец, который считает, что его право нарушено, по своему усмотрению определяет предмет, основание и размер исковых требований (ст.4, ч.1 ст.49 АПК РФ).

Поэтому именно истец вправе определить размер компенсации за нарушение прав на товарный знак. В ситуации, когда истец просит взыскать с нарушителя компенсацию в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей, он также вправе, в силу прямого указания п.3 ст.1252 ГК РФ, потребовать взыскания компенсации либо за каждый случай нарушения, либо за нарушение в целом.

При определении количества нарушений необходимо учитывать правило п.2 ст.1484 ГК РФ, в силу которого исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака:

  • на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ;
  • при выполнении работ, оказании услуг;
  • на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
  • в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
  • в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Необходимо отметить, что ни закон, ни ВАС РФ не устанавливают четких критериев, какое именно использование товарного знака (в какой части, в каком виде, форме, в виде каких действий) образует отдельный самостоятельный случай «нарушения прав на товарный знак», на количество которых правообладатель может умножать компенсацию.

Поэтому, формально, любое из указанных в п.2 ст.1484 ГК РФ действий является способом использования товарного знака, соответственно, любое из указанных действий должно признаваться отдельным случаем нарушения права на товарный знак.

Следовательно, размещение чужого товарного знака (или обозначения, сходного с ним) на товаре, в рекламе, в доменном имени и в накладной о передаче товара – это формально четыре случая нарушения прав на товарный знак, даже если нарушаются права на один товарный знак.

Поэтому в подобной ситуации правообладатель вправе потребовать взыскания компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей за каждый из четырех случаев нарушения.

Поскольку суд не может взыскать компенсацию в размере менее 10 тыс. руб. за одно нарушение, в данном случае не может быть взыскана компенсация в размере менее 40 тыс. рублей.

Так, по одному из дел Президиум Высшего арбитражного суда РФ признал бесспорным право истца требовать взыскания компенсации за каждый случай нарушения – поскольку ответчиком нарушаются права одновременно на несколько товарных знаков истца.

Интересно, что менее чем за полгода до этого Президиум ВАС РФ в сходной ситуации сформулировал иную позицию, признав нарушение прав на два товарных знака единым нарушением (постановление Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 г. по делу №А40-146649/10-19-1260). Предметом спора были два товарных знака – «CHANTAL» и «Chantale Шанталь». Первоначально суды взыскали компенсацию за два нарушения – по количеству товарных знаков. Однако ВАС РФ отменил судебные акты по делу и указал, что защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, которые зависимы друг от друга, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента. Кроме того, они имеют фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков.

Очевидно, что товарные знаки компании Smeshariki GmbH, хоть они и являются персонажами одного мультсериала и принадлежат одному правообладателю, по существу – самостоятельны: в них нет сходных доминирующих элементов, эти знаки фонетически и графически не сходны между собой. Каждый товарный знак представляет собой персонаж, выполненный в оригинальном графическом исполнении, который имеет оригинальное наименование: Бараш, Ёжик, Кар-Карыч и т.д.

То есть, в отличие от ситуации с товарными знаками «CHANTAL» и «Chantale Шанталь», используя один товарный знак (изображение или название конкретного персонажа), нарушитель не использует одновременно и остальные знаки.

А поскольку в деле №А13-8185/2011 речь шла о нарушении прав на девять отдельных, не сходных между собой до степени смешения товарных знаков, принадлежащих компании Smeshariki GmbH, то представители истца обоснованно просили взыскать компенсацию отдельно за каждый случай нарушения прав на товарный знак.

Позиция судов апелляционной и кассационной инстанций, которые взыскали за такое нарушение 10 тыс. рублей, явно не основана на законе. Вывод же коллегии из трех судей ВАС РФ представляется более верным. Они указали, что в результате неправильного исчисления компенсации за незаконное использование принадлежащих истцу товарных знаков, суды взыскали компенсацию в размере ниже низшего предела, установленного п.1 ст.1515 ГК РФ (определение ВАС РФ от 17.09.2012 г. по делу №А13-8185/2011). Поэтому позиция Президиума ВАС РФ, который отменил судебные акты по данному делу и направил его на новое рассмотрение для корректного определения размера компенсации, представляется абсолютно разумной и обоснованной.

Статья опубликована в журнале «Арбитражная практика» (№3/2013)

интеллектуальная собственность, международные товарные знаки, споры по интеллектуальной собственности, товарные знаки

Похожие материалы

Юридические услуги
Коллекторские услуги

Екатеринбург
+7 (343) 236-62-67

Москва
+7 (495) 668-07-31

Нижний Новгород
+7 (831) 429-01-27

Новосибирск
+7 (383) 202-21-91

Пермь
+7 (342) 270-01-68

Патентные услуги
Регистрационные услуги      

Политика информационной безопасности